17 Apr 2025 - Approfondimenti
Rivendicazione all’estero della priorità di un marchio italiano e procedure di estensione
Nel percorso di internazionalizzazione di un’impresa, la protezione del marchio al di fuori dei confini nazionali rappresenta un passaggio cruciale. Dopo la registrazione in Italia, molte aziende si interrogano su come estendere efficacemente la tutela del proprio segno distintivo nei mercati esteri, rivendicando la priorità della data di deposito nazionale, nel rispetto dei sei mesi previsti dalla Convenzione di Parigi.
A questo scopo, esistono due principali approcci:
- il deposito diretto di domanda di registrazione del marchio presso gli uffici nazionali dei singoli Paesi di interesse, oppure
- l’utilizzo di procedure cumulative, per il deposito contemporaneo e cumulativo di un marchio in più Paesi.
Le procedure cumulative, a loro volta, prevedono la possibilità di estendere all’estero la domanda di registrazione di un marchio mediante lo strumento del marchio dell’Unione Europea o, in alternativa, del marchio internazionale.
Ma procediamo per ordine, confrontando vantaggi e svantaggi relativi alle varie procedure possibili.
Deposito diretto di domanda di registrazione del marchio presso gli uffici nazionali dei singoli Paesi di interesse
Il deposito, da parte di un titolare di un marchio italiano, di domande di registrazione straniere entro il termine del periodo di priorità in singoli Paesi stranieri di interesse significa avere una molteplicità di domande di registrazione, le quali avranno ciascuna una vita autonoma nel Paese di riferimento, indipendente rispetto a quelle delle domande “gemelle”.
Ciò significa che, a seconda della legislazioni locali, ciascuna andrà incontro ad una specifica fase d’esame, che potrà portare ad esiti differenti da paese a paese. Analogamente, ciascuna domanda di registrazione straniera richiederà, a seconda del Paese specifico, specifiche formalità necessarie al mantenimento in vita della stessa.
Questa procedura di estensione può essere vantaggiosa quando sia necessario personalizzare la protezione e conformarla in maniera appropriata ai requisiti locali. Inoltre, la scelta di procedere per singoli Paesi è fondamentale (e necessaria) quando si intende estendere un marchio italiano in Paesi che non hanno aderito a Convenzioni Internazionali che consentono depositi cumulativi.
Utilizzo di procedure cumulative
Come detto, le principali procedure cumulative a disposizione dei titolari dei marchi, allo stato attuale, si riferiscono soprattutto agli strumenti del marchio dell’Unione Europea e della Registrazione Internazionale.
Il marchio dell’Unione Europea è uno strumento destinato ad avere, contemporaneamente, efficacia in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Più in particolare, il marchio unitario prevede un singolo deposito ed un singolo esame di registrabilità, che vengono espletati presso l’Ufficio UE per la proprietà intellettuale (EUIPO).
Lo strumento del marchio unitario porta con sé vantaggi e svantaggi; infatti, dal momento che consiste di un’unica domanda per più Paesi, permette di contenere le spese e di ridurre le formalità burocratiche rispetto, ad esempio, alla procedura in singoli Paesi. Tuttavia, proprio perché il marchio unitario consiste di una singola domanda di registrazione, se questa non venisse concessa o subisse una opposizione sulla base di un impedimento che insista anche solo in uno degli Stati Membri (un termine casualmente descrittivo – ad esempio – in lituano o un marchio nazionale maltese confondibile), allora la decadenza colpirebbe, contemporaneamente, tutti i Paesi della UE.
La Registrazione Internazionale prevista dal Sistema di Madrid consente di estendere la protezione a numerosi Paesi aderenti (oltre 110), tramite un’unica domanda depositata presso l’OMPI, ossia l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale.
Ad ogni modo, oggigiorno lo strumento del marchio internazionale prevede che, a seguito della presentazione di un’unica domanda internazionale, venga generato un fascio di marchi nazionali, dove ciascuno andrà incontro ad un esame di registrabilità secondo le specifiche procedure vigenti nei vari Paesi. Questi marchi, una volta ammessi alla registrazione, saranno dotati ciascuno di una vita giuridica indipendente, con il vantaggio che, anche in caso di eventuale decadenza o nullità di uno dei vari marchi nazionali, la validità degli altri marchi “gemelli” non viene inficiata, a meno di non metterla in discussione Paese per Paese.
La rivendicazione, all’estero, della priorità di un marchio italiano rappresenta una fase strategica di fondamentale importanza per le imprese che intendono espandere la propria presenza sui mercati internazionali, valorizzando un segno distintivo già registrato in Italia. In questo contesto, la scelta tra un deposito diretto presso i singoli uffici nazionali o il ricorso a procedure cumulative deve essere valutata attentamente alla luce di diversi fattori, quali copertura geografica desiderata, costi, tempi, flessibilità operativa e rischi giuridici.