4 Dic 2025 - Approfondimenti

Quando un marchio nasce nel modo sbagliato: capire e riconoscere la malafede

Nel panorama della proprietà intellettuale europea, il tema delle domande di marchio presentate in malafede sta assumendo un ruolo sempre più centrale. Con la crescita del commercio digitale e l’aumento delle strategie competitive aggressive, gli uffici marchi dell’Unione europea hanno avvertito in tempi recenti l’esigenza di definire criteri condivisi per individuare e contrastare condotte scorrette.

L’obiettivo è quello di garantire un sistema più trasparente, prevedibile e coerente per imprese, professionisti e autorità nazionali.

Cos’è la malafede in una domanda di marchio

Nel diritto europeo, la malafede non è definita dalla legge in modo esplicito. È la giurisprudenza a delinearne i contorni: essa coincide con un’intenzione fraudolenta da parte di chi deposita un marchio. Significa che, al momento della domanda, il richiedente agisce perseguendo uno scopo scorretto, contrario ai principi di lealtà commerciale.

La malafede può manifestarsi in due forme principali:

1. Appropriazione indebita dei diritti di terzi

Si verifica quando una domanda di marchio ha lo scopo di sottrarre o ostacolare il diritto di un soggetto specifico. Accade, ad esempio, quando un’impresa registra come marchio un segno già utilizzato da un concorrente per trarne un vantaggio illecito.

2. Abuso del sistema dei marchi

In questo caso non c’è un terzo preso di mira. Il problema nasce quando il sistema viene sfruttato per obiettivi che nulla hanno a che fare con le funzioni proprie del marchio: identificare l’origine commerciale e garantire lealtà nei mercati. Può succedere, per esempio, nel deposito seriale di marchi con il solo scopo di bloccare concorrenti o aggirare obblighi normativi come la prova d’uso.

Come si valuta la malafede

La valutazione è sempre caso per caso e prende in considerazione il comportamento del richiedente al momento del deposito. La buona fede è presunta, e chi sostiene il contrario deve fornire elementi oggettivi per dimostrarlo. Tuttavia, quando emergono circostanze che fanno dubitare dell’intento legittimo, diventa compito del richiedente spiegare la logica commerciale del proprio operato.

Uno degli aspetti più delicati riguarda l’analisi dell’intenzione fraudolenta, considerata il fattore imprescindibile. Attorno ad essa ruotano ulteriori elementi utili a ricostruire il contesto, come:

• la conoscenza dell’esistenza di un diritto anteriore identico o simile;
• i rapporti precedenti tra le parti;
• l’origine e l’uso del segno nel tempo;
• la cronologia degli eventi che hanno portato alla domanda di registrazione;
• la presenza di richieste di compensazione economica;
• il comportamento abituale del richiedente, soprattutto in caso di strategie seriali o difensive.

Questi fattori non sono obbligatori, ma rappresentano indicatori utili a comprendere se la domanda risponda a una logica commerciale legittima o strumentale.

Scenari tipici di malafede

Le autorità europee hanno individuato situazioni ricorrenti in cui la malafede emerge con maggiore frequenza:

• Comportamento parassitario: deposito del marchio per sfruttare la reputazione o gli investimenti altrui.
• Violazione di un rapporto di fiducia: casi in cui il marchio viene registrato da chi aveva avuto accesso al segno per ragioni professionali o contrattuali.
• Registrazioni difensive: domande presentate per impedire ad altri di usare o registrare un segno, senza reale volontà di utilizzarlo.
• Depositi ripetuti: utilizzo strategico di nuove domande per eludere l’onere della prova d’uso.
• Finalità speculative o di leva finanziaria: registrazioni pensate per ottenere vantaggi economici, come la richiesta di denaro a terzi interessati al marchio.

Gli effetti della malafede sulla registrazione

Se una domanda di marchio viene riconosciuta come presentata in malafede, può essere respinta o annullata. Di regola, la malafede riguarda tutti i prodotti e servizi coperti dalla domanda. Tuttavia, è possibile anche una conclusione parziale: se l’intenzione fraudolenta è collegata solo ad alcune categorie di prodotti, l’annullamento può limitarsi a quelle.

Verso un sistema armonizzato

L’esigenza di uniformità è stata accentuata dal fatto che, dal 2023, tutti gli Stati membri devono poter valutare la malafede nell’ambito delle procedure amministrative di annullamento. Ciò ha reso indispensabile definire criteri comuni e un linguaggio condiviso per assicurare decisioni prevedibili e coerenti in tutta l’Unione.

Il risultato è un quadro di principi chiaro, costruito sulla giurisprudenza europea e volto a garantire un equilibrio tra tutela dei diritti, concorrenza leale e corretto funzionamento del mercato.

Un passo importante per contrastare gli abusi e promuovere un uso responsabile del sistema dei marchi.

Un orientamento per chi vuole registrare un marchio

Chi si appresta a depositare un marchio dovrebbe farlo con un obiettivo chiaro e con la consapevolezza che ogni scelta compiuta in questa fase potrà essere valutata in futuro alla luce dell’intenzione originaria. È utile, ad esempio, chiarire fin da subito quale ruolo quel marchio avrà nel proprio progetto commerciale e raccogliere tutti gli elementi che testimoniano una reale volontà di utilizzarlo, perché ciò può rivelarsi prezioso se dovessero emergere contestazioni.

Anche una verifica preliminare sulle eventuali esistenze anteriori può evitare conflitti e mostrare trasparenza nel proprio operato. Agire in modo coerente e proporzionato nella strategia di deposito è altrettanto importante: accumulare marchi senza una logica commerciale, ripetere depositi identici o utilizzare il sistema come arma difensiva contro la concorrenza sono comportamenti che possono essere letti come segnali di un uso distorto del sistema.

Infine, quando si lavora con collaboratori o partner, è essenziale definire chiaramente chi sia il titolare del marchio per prevenire equivoci o rivendicazioni future. La registrazione di un marchio è un atto che protegge ma che, allo stesso tempo, richiede responsabilità: costruire fin dall’inizio un percorso trasparente e documentato aiuta non solo a evitare problemi, ma soprattutto a fondare il proprio progetto su basi solide e corrette.