24 Lug 2025 - Approfondimenti

L’importanza dell’uso effettivo per mantenere in vita un marchio: cosa accade nel mercato “di  seconda mano”?

Uno degli aspetti fondamentali del diritto dei marchi è il requisito dell’uso effettivo: un marchio registrato non può rimanere “dormiente” a tempo indefinito. Al contrario, deve essere utilizzato in modo concreto e coerente con la sua funzione distintiva, ovvero quella di indicare l’origine commerciale di prodotti o servizi.

Non è sufficiente, quindi, un uso simbolico, sporadico o limitato all’interno dell’azienda. L’uso deve essere reale e pubblico, rivolto al mercato di riferimento e idoneo a mantenere vivo il legame tra il marchio e i suoi consumatori. Tra gli esempi più chiari di uso effettivo rientrano: la vendita di prodotti contrassegnati dal marchio, la promozione attraverso canali pubblicitari, la presenza sui punti vendita o l’offerta commerciale sul sito web ufficiale.

A livello europeo e italiano, se il marchio non viene utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni dopo la registrazione, può essere soggetto a decadenza per non uso, salvo che l’assenza di utilizzo sia giustificata da circostanze oggettive indipendenti dalla volontà del titolare. In altri ordinamenti, come negli Stati Uniti o in Giappone, tale periodo può essere più breve (tre anni), ma la logica resta analoga: un marchio inattivo perde la sua capacità di generare diritti esclusivi.

Il caso del mercato second hand: può costituire uso effettivo?

La questione diventa più complessa quando l’uso del marchio si rileva soltanto nel mercato della “seconda mano”. È noto che prodotti originariamente contrassegnati da un marchio possono continuare a circolare nel mercato attraverso canali indipendenti, come rivenditori non ufficiali o piattaforme online. Ma questo tipo di utilizzo è sufficiente a mantenere in vita il marchio?

Secondo l’orientamento più recente della giurisprudenza europea, non sempre. Il Tribunale dell’Unione Europea, in una recente sentenza del luglio 2025, ha affrontato la questione nel caso relativo al celebre marchio “Testarossa” di Ferrari S.p.A. Nonostante la produzione del veicolo fosse cessata nel 1996, il Tribunale ha riconosciuto la validità del marchio sulla base della rivendita di veicoli di seconda mano gestita da concessionarie autorizzate, in un contesto commerciale strutturato e riconducibile al titolare.

Ciò che ha fatto la differenza è stata quindi la riconducibilità dell’uso al titolare, anche se indiretta: la rete post-vendita, i servizi di assistenza, la gestione centralizzata dei ricambi e, più in generale, l’autorizzazione – esplicita o implicita – alla rivendita. Questo ha consentito al marchio di continuare a vivere sul mercato e di mantenere intatto il suo valore distintivo.

Di contro, se la rivendita nel mercato di seconda mano avviene in modo del tutto scollegato dal titolare del marchio, senza autorizzazioni, controllo o collegamenti con una rete ufficiale, è molto probabile che tale uso non venga considerato sufficiente ai fini del mantenimento del diritto. In assenza di un legame con l’impresa originaria, l’uso perde infatti il carattere “distintivo” richiesto dalla legge.

Il requisito dell’uso effettivo rappresenta una condizione imprescindibile per chi desidera preservare i propri diritti esclusivi sul marchio. L’attività commerciale deve essere reale, continuativa e riconducibile al titolare. Nel contesto del mercato second hand, solo l’esistenza di una struttura coordinata o autorizzata dal titolare può permettere di considerare tale uso valido agli occhi degli uffici marchi o dei giudici.

In caso contrario, anche un marchio noto rischia di decadere per non uso, con la conseguente perdita del diritto all’esclusiva. Una corretta strategia di sorveglianza e gestione del marchio, anche dopo l’uscita dal mercato attivo, è quindi essenziale per garantirne la tutela nel tempo.