27 Nov 2024 - Faq

Il rischio di confusione e l’importanza delle ricerche di anteriorità: in che limiti posso considerare il mio marchio in conflitto con marchi altrui?

Il rischio di confusione è uno degli aspetti più rilevanti del diritto dei marchi, poiché riguarda la possibilità che i consumatori possano confondere due marchi a causa delle somiglianze tra di essi, e quindi fare scelte di acquisto errate. Questo rischio non si limita ai casi in cui i segni o i prodotti siano identici, ma si estende anche a quelli in cui i marchi siano simili e i prodotti affini, creando una situazione di potenziale confusione.

Cos’è il “rischio di confusione”?

Il rischio di confusione si verifica quando un consumatore medio potrebbe erroneamente credere che due marchi siano collegati tra loro, provenienti dalla stessa azienda, o che vi sia una relazione di affiliazione, licenza o sponsorizzazione. Questo può accadere anche in assenza di identità assoluta tra i marchi o i prodotti, ma basta una somiglianza tale da indurre il consumatore a pensare che i marchi provengano dalla stessa fonte o siano in qualche modo legati.

La valutazione del rischio di confusione si basa su un’analisi di vari fattori, che vengono esaminati da autorità di registrazione dei marchi e dai tribunali. Tra i principali elementi considerati troviamo:

a. Somiglianza tra i segni

Il primo passo consiste nel confrontare i marchi in questione. L’analisi considera vari aspetti:

• Somiglianza fonetica: i marchi suonano simili quando pronunciati ad alta voce?
• Somiglianza visiva: i marchi si somigliano nel design, nei colori, nella grafica o nei caratteri tipografici?
• Somiglianza concettuale: i marchi evocano la stessa idea, simbolo o tema?

Questa valutazione riguarda qualsiasi tipo di somiglianza che potrebbe generare confusione, anche se non si tratta di una copia identica del marchio. La somiglianza tra i segni, anche parziale, è sufficiente a giustificare la presenza di un rischio di confusione.

b. Affinità o somiglianza dei prodotti o servizi

La seconda condizione necessaria per determinare il rischio di confusione è che i marchi in questione siano utilizzati per prodotti o servizi simili o affini. Non è necessario che i prodotti siano identici, ma deve esserci una certa affinità tra di essi, che potrebbe rendere probabile la confusione tra i marchi da parte dei consumatori.

La mera affinità tra i prodotti è sufficiente per giustificare un rischio di confusione, a meno che non si possa dimostrare che le differenze tra i marchi siano talmente evidenti da escludere qualsiasi confusione.

d. Distintività del Marchio Precedente

La distintività di un marchio può influire sulla valutazione del rischio di confusione. Se un marchio è ampiamente conosciuto e riconosciuto nel mercato, un marchio simile che entra in concorrenza con esso potrebbe provocare confusione, anche se non c’è identità assoluta tra i segni. In questo caso, il rischio di confusione non dipende solo dalla somiglianza dei segni, ma anche dal potenziale danno che la confusione potrebbe causare alla reputazione del marchio noto.

Il ruolo delle Autorità di registrazione

È importante tenere presente che gli uffici di registrazione dei marchi più vicini alle esigenze delle nostre imprese nazionali, come l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) o l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), non svolgono un esame per valutare se esista un marchio già registrato che potrebbe causare confusione con il nuovo marchio.

L’importanza delle ricerche di anteriorità

È quindi fondamentale svolgere una preliminare ricerca di anteriorità per verificare e valutare potenziali conflitti con marchi già registrati.

Una volta individuati i contorni dell’ “ambito protettivo del marchio” (il marchio da depositare, i prodotti da rivendicare e l’ambito geografico di interesse) è infatti opportuno, prima di procedere con il deposito svolgere una ricerca di anteriorità nei territori d’interesse, al fine di verificare l’esistenza di marchi identici o simili anteriormente registrati per prodotti/servizi uguali o affini che, potendo vantare un diritto di esclusiva – anche – nei confronti del nuovo marchio, potrebbero ostacolare (fino a compromettere) la registrazione o anche solo l’uso del nostro marchio: queste ricerche, pur non essendo obbligatorie, permettono di diminuire, anche se non escludere completamente, possibili obiezioni da parte di titolari di marchi anteriori.

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