Nel mondo della proprietà industriale, la rivendicazione della priorità rappresenta un meccanismo fondamentale per la gestione strategica delle domande di brevetto, sia a livello nazionale che internazionale. Prevista dalla Convenzione di Parigi del 1883, questa possibilità consente al titolare di una prima domanda di estendere la tutela del proprio trovato a più giurisdizioni, mantenendo la data del primo deposito come riferimento temporale.

Cos’è la priorità?

Quando un inventore deposita una prima domanda di brevetto in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi (come l’Italia), ha 12 mesi di tempo per presentare domande successive in altri Stati, rivendicando il beneficio della “priorità unionista”. In pratica, le domande successive saranno considerate come se fossero state presentate alla stessa data della prima, per quanto riguarda la novità e l’attività inventiva.

La priorità può essere rivendicata anche in sede europea, secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), e in ambito internazionale attraverso il sistema PCT (Patent Cooperation Treaty).

Come funziona?

Il procedimento di rivendicazione è relativamente semplice sul piano formale, ma strategicamente rilevante:

• La prima domanda (prioritaria) viene depositata in un Paese aderente alla Convenzione di Parigi;
• Entro 12 mesi, il richiedente può depositare una seconda domanda in un altro Paese, presso l’EPO o tramite PCT, rivendicando la priorità della prima;
• La rivendicazione deve essere esplicitata al momento del deposito, con l’indicazione della data e del numero della domanda iniziale;
• Gli effetti giuridici si producono sul piano della novità: eventuali divulgazioni intervenute tra la data della prima domanda e quelle successive non saranno considerate anteriorità.

Quali vantaggi offre?

1. Protezione del diritto di priorità nel tempo
   L’inventore può “bloccare” la data del primo deposito, guadagnando tempo prezioso per valutare il valore commerciale dell’invenzione, effettuare test di mercato o cercare investitori.
2. Pianificazione strategica internazionale
   Consente di costruire una strategia di tutela globale partendo da una singola domanda, mantenendo un margine di flessibilità nel decidere in quali Paesi estendere la protezione.
3. Tutela contro anticipazioni
   La priorità neutralizza eventuali pubblicazioni o divulgazioni successive alla prima domanda, rafforzando la posizione dell’inventore in caso di contestazioni.
4. Ottimizzazione dei costi iniziali
   Invece di affrontare subito i costi di più domande nazionali o regionali, l’inventore può dilazionare gli investimenti, guadagnando tempo per decidere dove brevettare.

La rivendicazione della priorità è uno strumento potente ma spesso sottovalutato, che consente di armonizzare le esigenze di tempestività, riservatezza e strategia economica. A livello nazionale, europeo e internazionale, conoscere e sfruttare correttamente questo meccanismo può fare la differenza tra una tutela efficace e un diritto vulnerabile. Per questo motivo, è essenziale che imprese e inventori si rivolgano a professionisti esperti nella gestione della proprietà industriale, in grado di accompagnarli nel percorso di valorizzazione e protezione dell’innovazione.

Nel percorso di internazionalizzazione di un’impresa, la protezione del marchio al di fuori dei confini nazionali rappresenta un passaggio cruciale. Dopo la registrazione in Italia, molte aziende si interrogano su come estendere efficacemente la tutela del proprio segno distintivo nei mercati esteri, rivendicando la priorità della data di deposito nazionale, nel rispetto dei sei mesi previsti dalla Convenzione di Parigi.

A questo scopo, esistono due principali approcci:

• il deposito diretto di domanda di registrazione del marchio presso gli uffici nazionali dei singoli Paesi di interesse, oppure
• l’utilizzo di procedure cumulative, per il deposito contemporaneo e cumulativo di un marchio in più Paesi.

Le procedure cumulative, a loro volta, prevedono la possibilità di estendere all’estero la domanda di registrazione di un marchio mediante lo strumento del marchio dell’Unione Europea o, in alternativa, del marchio internazionale.

Ma procediamo per ordine, confrontando vantaggi e svantaggi relativi alle varie procedure possibili.

Deposito diretto di domanda di registrazione del marchio presso gli uffici nazionali dei singoli Paesi di interesse

Il deposito, da parte di un titolare di un marchio italiano, di domande di registrazione straniere entro il termine del periodo di priorità in singoli Paesi stranieri di interesse significa avere una molteplicità di domande di registrazione, le quali avranno ciascuna una vita autonoma nel Paese di riferimento, indipendente rispetto a quelle delle domande “gemelle”.

Ciò significa che, a seconda della legislazioni locali, ciascuna andrà incontro ad una specifica fase d’esame, che potrà portare ad esiti differenti da paese a paese. Analogamente, ciascuna domanda di registrazione straniera richiederà, a seconda del Paese specifico, specifiche formalità necessarie al mantenimento in vita della stessa.

Questa procedura di estensione può essere vantaggiosa quando sia necessario personalizzare la protezione e conformarla in maniera appropriata ai requisiti locali. Inoltre, la scelta di procedere per singoli Paesi è fondamentale (e necessaria) quando si intende estendere un marchio italiano in Paesi che non hanno aderito a Convenzioni Internazionali che consentono depositi cumulativi.

Utilizzo di procedure cumulative

Come detto, le principali procedure cumulative a disposizione dei titolari dei marchi, allo stato attuale, si riferiscono soprattutto agli strumenti del marchio dell’Unione Europea e della Registrazione Internazionale.

Il marchio dell’Unione Europea è uno strumento destinato ad avere, contemporaneamente, efficacia in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Più in particolare, il marchio unitario prevede un singolo deposito ed un singolo esame di registrabilità, che vengono espletati presso l’Ufficio UE per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Lo strumento del marchio unitario porta con sé vantaggi e svantaggi; infatti, dal momento che consiste di un’unica domanda per più Paesi, permette di contenere le spese e di ridurre le formalità burocratiche rispetto, ad esempio, alla procedura in singoli Paesi. Tuttavia, proprio perché il marchio unitario consiste di una singola domanda di registrazione, se questa non venisse concessa o subisse una opposizione sulla base di un impedimento che insista anche solo in uno degli Stati Membri (un termine casualmente descrittivo – ad esempio – in lituano o un marchio nazionale maltese confondibile), allora la decadenza colpirebbe, contemporaneamente, tutti i Paesi della UE.

La Registrazione Internazionale prevista dal Sistema di Madrid consente di estendere la protezione a numerosi Paesi aderenti (oltre 110), tramite un’unica domanda depositata presso l’OMPI, ossia l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale.

Ad ogni modo, oggigiorno lo strumento del marchio internazionale prevede che, a seguito della presentazione di un’unica domanda internazionale, venga generato un fascio di marchi nazionali, dove ciascuno andrà incontro ad un esame di registrabilità secondo le specifiche procedure vigenti nei vari Paesi. Questi marchi, una volta ammessi alla registrazione, saranno dotati ciascuno di una vita giuridica indipendente, con il vantaggio che, anche in caso di eventuale decadenza o nullità di uno dei vari marchi nazionali, la validità degli altri marchi “gemelli” non viene inficiata, a meno di non metterla in discussione Paese per Paese.

La rivendicazione, all’estero, della priorità di un marchio italiano rappresenta una fase strategica di fondamentale importanza per le imprese che intendono espandere la propria presenza sui mercati internazionali, valorizzando un segno distintivo già registrato in Italia. In questo contesto, la scelta tra un deposito diretto presso i singoli uffici nazionali o il ricorso a procedure cumulative deve essere valutata attentamente alla luce di diversi fattori, quali copertura geografica desiderata, costi, tempi, flessibilità operativa e rischi giuridici.

Nel panorama della proprietà industriale, la licenza rappresenta lo strumento attraverso cui il titolare di un diritto esclusivo — come un brevetto, un marchio, un disegno o un modello — può autorizzare uno o più soggetti a utilizzare tale diritto, mantenendone la titolarità. Il contratto di licenza è quindi un elemento chiave nella strategia di sfruttamento e valorizzazione economica dei titoli di proprietà industriale.

Le licenze si distinguono principalmente in esclusive, non esclusive e obbligatorie, ciascuna con impatti diversi sul controllo, sulla redditività e sulla protezione del diritto concesso.

Licenza esclusiva

La licenza esclusiva attribuisce al licenziatario il diritto di utilizzo in via esclusiva, escludendo non solo terzi, ma anche lo stesso licenziante. È una forma contrattuale particolarmente indicata nei casi in cui il licenziatario intenda effettuare investimenti significativi nello sviluppo, nella promozione o nella produzione legata al titolo concesso.

Vantaggi per il licenziatario:

• Monopolio sull’utilizzo del bene nei limiti concordati.
• Maggiore stabilità contrattuale e tutela degli investimenti effettuati.

Svantaggi per il licenziante:

• Riduzione del controllo sull’oggetto della licenza.
• Dipendenza da un singolo partner per lo sfruttamento del diritto.

In presenza di una licenza esclusiva, il licenziatario può essere legittimato ad agire autonomamente in giudizio per tutelare il titolo in caso di contraffazione, salvo diversa previsione contrattuale.

Licenza non esclusiva

La licenza non esclusiva consente al licenziante di attribuire lo stesso diritto a più soggetti e di continuare egli stesso a sfruttare il proprio titolo. Questa formula favorisce la diffusione capillare del prodotto o servizio associato al diritto industriale, rendendola ideale per strategie commerciali orientate alla penetrazione su più fronti territoriali o merceologici.

Vantaggi per il licenziante:

• Libertà di stipulare più contratti.
• Possibilità di aumentare i ricavi derivanti dalla concessione del diritto.

Svantaggi per il licenziatario:

• Presenza di concorrenza anche interna alla rete dei licenziatari.
• Minore garanzia di esclusività e protezione del mercato.

Il contratto può prevedere comunque meccanismi di coordinamento o limitazioni territoriali tra licenziatari diversi per evitare conflitti o cannibalizzazione del mercato.

Licenza obbligatoria

La licenza obbligatoria è uno strumento di matrice pubblicistica, previsto dagli artt. 70 ss. del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005), che consente a un terzo di ottenere l’autorizzazione all’uso di un brevetto senza il consenso del titolare, qualora quest’ultimo non lo sfrutti adeguatamente, lo sfrutti in modo antieconomico o abusi della posizione di monopolio.

Questo meccanismo è particolarmente rilevante in ambito farmaceutico, agroalimentare e, più in generale, nei settori legati alla salute pubblica o alla sicurezza nazionale.

Vantaggi per il mercato e la collettività:

• Promozione dell’accesso all’innovazione.
• Correzione di comportamenti anticoncorrenziali o ostruzionistici.

Svantaggi per il titolare del brevetto:

• Perdita dell’esclusiva decisionale sul proprio diritto.
• Corrispettivo spesso inferiore rispetto a quello di mercato.

La concessione di licenza obbligatoria è subordinata a requisiti rigorosi e, in ogni caso, comporta il pagamento di un equo compenso determinato dall’autorità amministrativa o giudiziaria, tenendo conto dell’entità e del valore dello sfruttamento.

Il corrispettivo della licenza: come si determina?

Elemento essenziale del contratto di licenza è il corrispettivo, che rappresenta il compenso che il licenziatario è tenuto a versare per l’uso del diritto industriale. Non esistendo vincoli normativi rigidi, le parti godono di ampia libertà contrattuale nella determinazione dell’importo e delle modalità di pagamento.

Le formule più comuni sono:

• Royalty fissa (flat fee): somma prestabilita, versata una tantum o periodicamente, indipendentemente dallo sfruttamento effettivo del diritto.
• Royalty variabile (percentuale): calcolata in percentuale sul fatturato, sul numero di unità vendute o sul margine di profitto derivante dall’uso del diritto.
• Pagamento iniziale + royalty (upfront + running royalties): combinazione di una somma iniziale e di pagamenti successivi legati allo sfruttamento commerciale.
• Corrispettivo in natura o sotto forma di servizi: in alcuni casi il licenziatario può offrire servizi, know-how o partecipazioni societarie in cambio dell’uso del diritto.

Nella prassi contrattuale, si inseriscono spesso clausole di royalty minima garantita o di revisione del corrispettivo al verificarsi di determinati eventi (es. crescita della domanda, mutamenti normativi, ampliamento territoriale).

La determinazione del corrispettivo richiede un’attenta analisi economica e giuridica: devono essere considerati il valore commerciale del titolo, il grado di maturità del mercato, l’esclusività o meno della licenza, la durata del contratto e le condizioni di utilizzo.

La struttura della licenza — esclusiva, non esclusiva o obbligatoria — e le modalità di determinazione del corrispettivo rappresentano leve strategiche fondamentali nella gestione della proprietà industriale. Per il titolare, scegliere il tipo di licenza più adatto consente di massimizzare il valore del proprio asset mantenendo un equilibrio tra controllo, diffusione e redditività. Per il licenziatario, la negoziazione di clausole chiare e sostenibili è cruciale per garantire la sicurezza dell’investimento e l’effettiva possibilità di operare sul mercato.

In ogni caso, si raccomanda una attenta redazione contrattuale, preferibilmente assistita da esperti in diritto industriale, per prevenire contenziosi e valorizzare appieno le potenzialità del titolo oggetto della licenza.

La registrazione di un marchio rappresenta un passo fondamentale nella protezione dei segni distintivi di un’impresa.

Tuttavia, ottenere la registrazione non è, di per sé, sempre sufficiente a garantire una tutela completa; risulta, infatti, essenziale implementare attività di sorveglianza, sia del registro dei marchi sia del mercato, al fine di prevenire e contrastare possibili violazioni dei diritti acquisiti.

Sorveglianza del registro dei marchi

La sorveglianza del registro consiste nel costante monitoraggio di nuove procedure di registrazione di marchi altrui, azione che permette di individuare tempestivamente marchi identici o simili al proprio.

Questa attività consente di

• opporsi a registrazioni in conflitto → se viene identificata una domanda che potrebbe ledere i diritti sul proprio marchio, è possibile presentare opposizione entro i termini previsti, impedendo così la registrazione di un eventuale marchio simile o identico;
• prevenire la “diluzione” del marchio → la coesistenza di marchi simili sul mercato può indebolire il valore distintivo del proprio marchio, fenomeno noto come “diluizione”; la sorveglianza attiva del registro aiuta ad evitare situazioni di questo tipo, mantenendo l’esclusività e l’integrità del proprio marchio. ​

Monitoraggio del mercato

Oltre al controllo del registro, è fondamentale vigilare sull’uso del marchio nel mercato, in particolar modo mediante:​

• sorveglianza doganale → monitorare le merci in ingresso in un determinato paese per individuare possibili importazioni di prodotti contraffatti o che violano i diritti sul proprio marchio;
• monitoraggio dei media → analizzare l’uso del marchio sui media tradizionali e digitali, al fine di rilevare eventuali utilizzi non autorizzati o impropri;
• analisi della concorrenza → osservare le strategie dei concorrenti di riferimento, per identificare possibili violazioni o tendenze che possano influire sul valore del proprio marchio.​

Strumenti e strategie di sorveglianza

In generale, per attuare una sorveglianza efficace, è consigliabile avvalersi di:​

• servizi professionali → affidarsi a consulenti specializzati che offrono servizi di monitoraggio continuo e analisi approfondite, garantendo interventi tempestivi in caso di riscontro di violazioni. ​
• tecnologie avanzate → utilizzare software “ad hoc” e banche dati di settore, che agevolano l’identificazione di marchi simili o identici, facilitando un intervento rapido di tutela.​
• collaborazioni con autorità competenti → stabilire rapporti con dogane e altre autorità per condividere informazioni e coordinare azioni contro le violazioni.​

La protezione di un marchio, come si può facilmente dedurre, richiede un impegno continuo che va oltre la sua registrazione; quest’ultima rappresenta, infatti, solo il primo passo verso una vera tutela.

Implementare attività di sorveglianza sia del registro, sia del mercato è essenziale per salvaguardare i diritti acquisiti, mantenere l’esclusività del marchio e garantire il suo valore nel tempo. Investire in queste attività rappresenta una strategia fondamentale per ogni titolare di marchio che desideri tutelare efficacemente il proprio segno distintivo nel mercato competitivo odierno.

Il sistema brevettuale degli Stati Uniti si distingue da quello di molte altre giurisdizioni per l’introduzione del cosiddetto “periodo di grazia” (grace period), un elemento fondamentale per chi desidera proteggere un’invenzione pur avendone già divulgato alcuni aspetti. Questo meccanismo offre un’opportunità importante agli inventori, consentendo loro di depositare una domanda di brevetto anche dopo aver reso pubblica la loro invenzione, a determinate condizioni.

Cos’è il periodo di grazia?

Il periodo di grazia negli Stati Uniti è un lasso di tempo di 12 mesi che permette a un inventore di depositare una domanda di brevetto dopo una divulgazione pubblica della sua invenzione senza che tale divulgazione costituisca uno stato dell’arte invalidante. Questo concetto è disciplinato dal Leahy-Smith America Invents Act (AIA) del 2011, che ha modificato il sistema brevettuale statunitense passando dal principio del “first-to-invent” al “first-inventor-to-file”.

L’articolo 35 U.S.C. § 102(b)(1) del Patent Act stabilisce che la divulgazione fatta dall’inventore o da un terzo che abbia ottenuto informazioni direttamente dall’inventore non può essere usata per rifiutare la concessione del brevetto, purché il deposito avvenga entro un anno dalla data della prima pubblicazione o divulgazione.

Come funziona?

Il periodo di grazia opera come un’eccezione alla regola generale secondo cui una divulgazione pubblica antecedente al deposito del brevetto rende l’invenzione non brevettabile per mancanza di novità. Nel dettaglio:

• Se l’inventore pubblica, presenta o espone la sua invenzione (ad esempio, in una conferenza o in un articolo scientifico), ha 12 mesi di tempo per presentare una domanda di brevetto senza perdere il diritto alla protezione.
• Anche se una terza parte divulga l’invenzione basandosi su informazioni ricevute dall’inventore, il periodo di grazia si applica ugualmente.
• Tuttavia, se una terza parte indipendente divulga la stessa invenzione senza alcun legame con l’inventore prima del deposito della domanda, tale divulgazione potrebbe compromettere la brevettabilità.

A cosa serve il periodo di grazia?

Il periodo di grazia è uno strumento particolarmente utile per:

1. Proteggere gli inventori accademici: Spesso i ricercatori pubblicano risultati prima di pensare alla brevettazione. Il periodo di grazia consente di evitare la perdita di diritti brevettuali a causa di queste divulgazioni.
2. Consentire valutazioni di mercato: Le aziende possono testare la reazione del mercato prima di investire nelle costose procedure di brevettazione.
3. Evitare errori fatali: Se un inventore divulga accidentalmente la sua invenzione senza aver depositato una domanda di brevetto, può ancora rimediare presentando una richiesta entro il periodo di grazia.

Considerazioni strategiche

Nonostante il vantaggio offerto dal periodo di grazia, affidarsi esclusivamente a questa eccezione può essere rischioso. In particolare:

• Il periodo di grazia non è riconosciuto a livello internazionale: In molte giurisdizioni, inclusa l’Europa, qualsiasi divulgazione pubblica prima del deposito della domanda di brevetto distrugge la novità.
• Possibili contestazioni: Dimostrare che una divulgazione rientra nel periodo di grazia potrebbe diventare complicato in sede contenziosa.
• Priorità dei concorrenti: Il sistema “first-inventor-to-file” significa che un altro inventore potrebbe depositare prima del titolare della divulgazione, rendendo difficile ottenere un brevetto.

In conclusione, il periodo di grazia negli Stati Uniti rappresenta un’importante salvaguardia per gli inventori, ma il suo utilizzo deve essere valutato con attenzione. Per una protezione globale e strategica, è sempre consigliabile adottare una strategia di brevettazione preventiva, evitando divulgazioni premature quando possibile.

L’intersezione tra proprietà intellettuale e dinamiche sociali è una questione sempre più rilevante, in particolare quando fenomeni di natura personale e pubblica possono finire per essere decisivi ai fini di decisioni degli uffici di registrazione dei marchi. Un caso emblematico di tale interazione è quello relativo alla richiesta di registrazione del marchio “TayVis” negli Stati Uniti.

La richiesta di registrazione del marchio

Nel dicembre 2023, il Sig. George Barrows ha presentato una domanda di registrazione del marchio “TayVis” presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO). La richiesta, nello specifico, riguardava la classe 25, che include prodotti come abbigliamento e accessori, con l’intento di creare un marchio che potesse distinguere la propria linea di prodotti. Tuttavia, è emersa una questione inaspettata.

La “Letter of Protest” e la preoccupazione per falsa associazione

A seguito della presentazione della domanda, l’Office of the Deputy Commissioner for Trademark Examination Policy ha inviato, all’esaminatore assegnato al caso, una “Letter of Protest”, al fine di portare alla sua attenzione una serie di circostanze che dovevano essere valutate nel contesto dell’emissione – o meno – di un provvedimento di registrazione o rifiuto del marchio.

La lettera ha sollevato preoccupazioni in merito ad una possibilità di falsa associazione, ossia alla possibile associazione, da parte del pubblico, del marchio “TayVis” proposto dal Sig. George Barrows con i noti personaggi pubblici Taylor Swift e Travis Kelce, la celebre coppia americana. La lettera puntualizzava, infatti, che la parola “TayVis” è stata utilizzata frequentemente dai media e testate giornalistiche per riferirsi alla relazione tra i due, unendone i nomi in una crasi di forte impatto mediatico. Il Los Angeles Times, in particolare, ha utilizzato più volte questo termine per designare la coppia, suscitando un’attenzione crescente sui social media e nei dibattiti pubblici.

L’intento principale della “Letter of Protest” non era, quindi, quella di sindacare o meno sulla registrabilità del marchio, quanto di sollevare, agli occhi dell’Esaminatore, il possibile rischio di falsa associazione con la coppia, che avrebbe potuto indurre confusione tra i consumatori ed eventualmente danneggiare la reputazione di Taylor Swift e Travis Kelce. La preoccupazione principale, infatti, era che il marchio “TayVis” potesse essere percepito come un’iniziativa commerciale legata direttamente alla coppia, con il rischio di un’indebita appropriazione del loro nome e della loro immagine a fini lucrativi.

La decisione dell’Esaminatore

L’Esaminatore, con una Non-Final Office Action emessa il 7 agosto 2024, ha rifiutato la registrazione del marchio, in quanto il marchio richiesto è stato giudicato come costituito da o includente elementi che potessero falsamente suggerire ai consumatori un collegamento con Taylor Swift e Travis Kelce. La Trademark Act Section 2(a), 15 U. S. C. §1052(a) della legge statunitense sui marchi proibisce, infatti, la registrazione di “matter which may … falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols”.

La Non-Final Office Action presupponeva un termine di tre mesi per presentare, da parte del Sig. George Barrows, delle argomentazioni in risposta; tuttavia, una risposta non è mai pervenuta, decretando l’abbandono della procedura di registrazione del marchio in data 21 novembre 2024.

La Cina, uno dei maggiori produttori e fornitori di beni a livello globale, esporta ogni anno prodotti per un valore di migliaia di miliardi di dollari in tutto il mondo. Tuttavia, tra i numerosi beni esportati quotidianamente, alcuni potrebbero violare diritti di proprietà intellettuale altrui.

Secondo il Regolamento sulla Protezione Doganale dei Diritti di Proprietà Intellettuale della Cina, i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono registrarli presso le autorità doganali cinesi. I diritti che possono essere registrati includono marchi, diritti d’autore, design industriali e brevetti concessi o registrati in Cina, nonché eventuali licenze d’uso di tali diritti, se applicabili.

I vantaggi della registrazione presso la Dogana cinese

Registrare i propri diritti di proprietà intellettuale presso la Dogana cinese offre diversi vantaggi:

1. Monitoraggio e blocco delle merci contraffatte
   Il principale vantaggio della registrazione è che le autorità doganali cinesi possono monitorare le merci sospette e impedire l’importazione o l’esportazione di prodotti contraffatti. Se il diritto non è registrato, anche se la Dogana identifica merci sospette, non ha il potere di bloccarle proattivamente.
2. Maggior controllo e segnalazione mirata
   Dopo la registrazione, i titolari di diritti possono fornire informazioni dettagliate alla Dogana, come nomi e foto dei prodotti contraffatti, dettagli sulle spedizioni, porti di esportazione sospetti e nominativi degli eventuali contraffattori. Questo consente agli agenti doganali di concentrare meglio i controlli e di trattenere rapidamente le merci sospette.
3. Riduzione dei costi finanziari
   Se un diritto è registrato presso la Dogana cinese e il titolare richiede il sequestro di merci contraffatte, è sufficiente versare una garanzia fino a un massimo di 100.000 CNY (circa 14.286 USD). Al contrario, senza registrazione, per ottenere l’intervento della Dogana potrebbe essere richiesto un deposito pari al valore delle merci sequestrate.
4. Effetto deterrente sui contraffattori
   Il monitoraggio continuo della Dogana rappresenta un forte deterrente per i fornitori di prodotti contraffatti, che potrebbero incorrere in sanzioni amministrative elevate in caso di accertata violazione. Inoltre, i diritti di proprietà intellettuale registrati presso la Dogana cinese sono pubblicamente consultabili, permettendo ai soggetti interessati di verificare online se determinati beni potrebbero violare diritti altrui. Questo contribuisce a prevenire proattivamente l’importazione o l’esportazione di prodotti contraffatti.

Procedura e dettagli

La registrazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) presso la Dogana cinese consente ai titolari di monitorare e bloccare l’importazione e l’esportazione di merci sospette di contraffazione. Tuttavia, questa registrazione non sostituisce la registrazione dei diritti presso l’Ufficio Cinese della Proprietà Intellettuale (CNIPA), bensì ne rappresenta un’integrazione a fini di enforcement doganale.

1. Procedura di Registrazione presso la Dogana Cinese

A. Requisiti preliminari

Per registrare un diritto di proprietà intellettuale presso la Dogana cinese, è necessario che il diritto sia già stato registrato o concesso in Cina. Questo significa che:

• Marchi: Devono essere registrati presso il CNIPA.
• Brevetti e Design industriali: Devono essere concessi dal CNIPA.
• Diritto d’autore: È utile registrare l’opera in Cina per facilitare la protezione, anche se il diritto d’autore nasce automaticamente.

B. Presentazione della domanda

La registrazione viene effettuata presso la General Administration of Customs (GAC) of China tramite il sistema online ufficiale. La domanda deve contenere:

1. Informazioni sul titolare del diritto (persona fisica o giuridica).
2. Prova della registrazione del diritto in Cina, come certificati di registrazione del marchio, brevetto o design industriale.
3. Descrizione dettagliata del diritto e dei prodotti autentici:
   • Nome del prodotto autentico
   • Caratteristiche distintive
   • Immagini del prodotto originale
4. Informazioni sui possibili contraffattori e sulle spedizioni sospette (se disponibili).
5. Dichiarazione di responsabilità per eventuali richieste di detenzione errate.

C. Revisione e approvazione

Dopo la presentazione della domanda:

• La Dogana esamina la richiesta entro 30 giorni.
• Se approvata, la registrazione è valida per 10 anni e può essere rinnovata.

2. Applicazione della registrazione: blocco e sequestro di merci contraffatte

Dopo la registrazione, se la Dogana individua merci sospette, può:

• Bloccare temporaneamente le merci e notificare il titolare del diritto.
• Se il titolare conferma l’infrazione, deve fornire una garanzia finanziaria per coprire eventuali danni derivanti da un sequestro errato.
• La Dogana può confiscare e distruggere le merci contraffatte se l’infrazione è confermata.

3. Differenza tra la registrazione doganale e la registrazione presso il CNIPA

La registrazione doganale in Cina è uno strumento aggiuntivo rispetto alla registrazione presso il CNIPA. Per un’efficace protezione, è consigliabile quindi registrare prima il diritto presso il CNIPA e poi presso la Dogana cinese per prevenire la circolazione internazionale di merci contraffatte.

Il caso R 2305/2022-2 rappresenta un’importante pronuncia della Commissione di Ricorso dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) riguardo alla registrabilità, come marchio, di un’emoji. La decisione, emessa il 1° giugno 2023, ha infatti escluso la possibilità di registrare, come marchio, un segno costituito dall’emoji raffigurante il gesto della mano “I love you“, richiesto da una società tedesca.

Gli antefatti

Il 16 dicembre 2021, una azienda ha presentato domanda per la registrazione, come marchio dell’Unione Europea, di un’emoji rappresentante il gesto della mano con pollice, indice e mignolo sollevati, simbolo della lingua dei segni americana per “I love you“. La domanda riguardava servizi delle classi 36 (servizi finanziari e immobiliari) e 37 (servizi nel settore delle costruzioni e pulizie).​

Decisione dell’EUIPO, ricorso e decisione finale

L’EUIPO ha respinto la domanda di registrazione, ritenendo che l’emoji in questione fosse priva del requisito di distintività richiesto dall’articolo 7(1)(b) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (EUTMR). La giurisprudenza in materia usata come argomentazione, infatti, specifica chiaramente come pittogrammi, emoticon e faccine, ampiamente usati per esprimere emozioni, non possano essere considerati come distintivi di servizi o prodotti specifici.

Vista la decisione di rifiuto, l’azienda ha prontamente presentato ricorso. Nel ricorso, in particolare, la società richiedente ha messo in discussione la valutazione dell’EUIPO secondo cui il segno proposto fosse un semplice pittogramma o emoticon. La richiedente ha, infatti, sostenuto che, pur essendo il segno proposto un simbolo visivo simile alle emoticons, questo non dovesse tuttavia essere considerato come tale nel contesto specifico della registrazione come marchio. Ciò poiché tale segno, a detta della richiedente, risultava essere dotato di proporzioni e forme ben specifiche, combinate con un significato culturale ed emotivo (il gesto specifico simboleggiante “I love you” nella lingua dei segni americana) in grado di attribuire, a detta della società, il carattere distintivo richiesto dall’articolo 7(1)(b).

La Commissione di Ricorso, tuttavia, nella sua decisione del 1° giugno 2023, ha confermato la decisione di rifiuto iniziale. In particolare, la Commissione ha confermato che il segno dovesse essere considerato alla stregua diun pittogramma o emoticon, ossia un simbolo universale ampiamente utilizzato in comunicazione digitale e nei social media e quindi privo del grado minimo di carattere distintivo necessario ai sensi dell’articolo7(1)(b) del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (EUTMR).

Il caso R 2305/2022-2 ha sottolineato, una volta di più, l’importanza fondamentale della valutazione del carattere distintivo in fase di registrazione di un marchio, anche se non convenzionale.

La recente sentenza n. 4131 della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale della contitolarità brevettuale, stabilendo che lo sfruttamento di un’invenzione brevettata da parte di uno solo dei contitolari è precluso senza il consenso degli altri. Il caso ha coinvolto due aziende operanti nel settore della pesca sportiva, la Mares S.p.A. e la 4Ocean Design, che condividevano la titolarità di un brevetto relativo a un fucile da pesca subacquea di innovativa concezione.

Il contenzioso tra Mares S.p.A. e 4Ocean Design

La controversia nasce a seguito della risoluzione di un accordo che regolava i rapporti tra le due aziende in merito all’utilizzazione del brevetto. Dopo la cessazione dell’accordo, la Mares S.p.A. ha continuato a sfruttare unilateralmente l’invenzione, sostenendo che, in quanto contitolare, aveva il diritto di esercitare i corrispondenti diritti brevettuali senza restrizioni. La Corte d’Appello ha confermato questa posizione, ritenendo che l’azienda fosse legittimata all’uso del brevetto senza il consenso dell’altra parte, in quanto non esistevano convenzioni contrarie.

Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa decisione, accogliendo il ricorso di 4Ocean Design. La Suprema Corte ha affermato che l’art. 6, comma 1, del Codice della Proprietà Industriale (CPI) richiama le norme sulla comunione dei diritti reali e, pertanto, in assenza di un accordo specifico tra i contitolari, il principio generale applicabile è quello dell’art. 1102 del Codice Civile. Tale norma stabilisce che l’uso della cosa comune da parte di un singolo partecipante non deve alterarne la destinazione né pregiudicare gli altri comproprietari.

Il principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione

La Cassazione ha quindi stabilito il seguente principio di diritto: in caso di contitolarità di un brevetto, l’uso esclusivo da parte di un solo contitolare è precluso se non vi è il consenso degli altri, poiché ciò comporterebbe una modifica della destinazione economica del brevetto e una compressione del diritto di esclusiva degli altri titolari. La decisione sottolinea che lo sfruttamento individuale della privativa potrebbe ridurne il valore, compromettendo le aspettative economiche degli altri contitolari.

L’importanza degli accordi di contitolarità

La sentenza mette in luce un aspetto critico nella gestione della proprietà intellettuale condivisa: la necessità di regolamentare in modo chiaro i diritti e gli obblighi dei contitolari attraverso accordi specifici. La mancanza di un accordo che disciplini lo sfruttamento del brevetto può portare a contenziosi e incertezze, limitando l’effettiva valorizzazione dell’invenzione.

Un accordo di contitolarità ben strutturato dovrebbe disciplinare:

• Le modalità di sfruttamento economico del brevetto (produzione, licenza, cessione);
• La ripartizione dei proventi derivanti dall’uso dell’invenzione;
• Le condizioni per l’eventuale uscita di un contitolare dalla comunione brevettuale;
• Le conseguenze della risoluzione dell’accordo e i diritti dei contitolari in tale eventualità.

Il caso Mares dimostra come, in assenza di accordi chiari, la contitolarità di un brevetto possa generare conflitti e limitare l’effettiva protezione e sfruttamento dell’invenzione. La sentenza della Cassazione rappresenta un monito per le imprese e i professionisti del settore, evidenziando l’importanza di definire fin dall’inizio le regole di gestione della proprietà intellettuale condivisa. La stipula di accordi ad hoc consente di evitare incertezze e garantire una tutela efficace degli interessi di tutti i contitolari.

Gli accordi di contitolarità non solo chiariscono le modalità di sfruttamento del brevetto, ma evitano situazioni di stallo in cui le parti si trovano impossibilitate a esercitare i loro diritti in modo efficace. Inoltre, tali accordi possono prevedere la suddivisione delle spese relative alla manutenzione e difesa del brevetto, stabilendo chi debba sostenere i costi di rinnovo, protezione legale e azioni contro eventuali contraffattori.

Un altro aspetto cruciale è la gestione delle licenze: un accordo di contitolarità può stabilire in che modo i diritti di sfruttamento possano essere concessi a terzi, evitando il rischio che un contitolare agisca unilateralmente, concedendo licenze senza il consenso degli altri. Inoltre, gli accordi possono prevedere clausole per la risoluzione delle controversie, riducendo il rischio di lunghi e costosi contenziosi.

Infine, una regolamentazione chiara e dettagliata della contitolarità può incentivare la collaborazione tra le parti, favorendo un uso più strategico e redditizio dell’invenzione brevettata. La definizione di ruoli, responsabilità e vantaggi economici permette di massimizzare il valore del brevetto, evitando conflitti che potrebbero compromettere il successo commerciale dell’invenzione.

La Escobar Inc. è una società fondata a Medellín, in Colombia, da Roberto Escobar, il fratello di Pablo Emilio Escobar Gaviria, noto narcotrafficante che ha segnato la storia del crimine internazionale negli anni ’80. Mentre il nome Escobar evoca, inevitabilmente, immagini di potere, violenza e controversie legate al cartello di Medellín, la nascita della Escobar Inc. ad opera del fratello rappresenta un tentativo di rifondare l’eredità della famiglia in una direzione diversa, cercando in particolar modo di trasformare il nome “Pablo Escobar” in un marchio legittimo e gestibile, con l’obiettivo di amministrare il patrimonio della famiglia.

La nascita della Escobar Inc. e il tentativo di registrazione del marchio

Roberto Escobar, sebbene sia stato parte integrante dell’impero criminale costruito dal fratello Pablo, ha cercato di allontanarsi dall’ombra del narcotraffico e di reindirizzare il proprio futuro verso un business legale. La società Escobar Inc. nasce proprio con l’intento di gestire il patrimonio familiare; pertanto, nel 2019, la società ha richiesto all’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) la registrazione del marchio denominativo “Pablo Escobar” come marchio dell’Unione europea per una vasta gamma di prodotti e servizi, dal momento che il nome Escobar continua, tutt’ora, ad avere una forte valenza commerciale, nonostante le sue connotazioni criminali.

L’iniziativa di registrare il marchio è stata fortemente motivata dalla volontà di dare nuova vita al nome di famiglia, ormai riconosciuto a livello globale a causa del narcotraffico ma anche, soprattutto, da un desiderio di capitalizzare sulle potenzialità economiche legate allo stesso. Roberto Escobar, sfruttando la notorietà del nome del fratello, ha dunque iniziato a lanciare sul mercato diversi prodotti sotto la denominazione Pablo Escobar, come vestiti, alcolici, libri e addirittura applicazioni mobili, cercando in tal modo di reinserire il nome della famiglia nel tessuto economico globale attraverso mezzi legali e trasparenti, per poi procedere con richiesta di registrazione del marchio.

L’EUIPO ha, tuttavia, rifiutato la registrazione, motivando che il marchio era contrario all’ordine pubblico e al buon costume, essendo associato ad un narcotrafficante noto a livello globale.

La società ha allora impugnato il rifiuto dell’EUIPO presso il Tribunale dell’Unione europea, nella speranza di ottenere un parere favorevole, ottenendo tuttavia un nuovo rifiuto.

In particolare, il Tribunale ha motivato la conferma del rifiuto asserendo la necessità di dover tenere in considerazione la percezione del pubblico spagnolo (essendo agli spagnoli particolarmente noto il nome del narcotrafficante a causa dei legami storici e culturali tra Spagna e Colombia); in particolar modo, il Tribunale asserì di dover tenere conto di una reazione degli spagnoli medi, caratterizzati dalla condivisione dei valori universali sui quali si basa l’Unione Europea, tra cui dignità umana, libertà, uguaglianza e principi democratici.

A detta della Commissione di Ricorso, che si è espressa nel 2023, tali individui assocerebbero, inevitabilmente, il nome “Pablo Escobar” ad associazioni quali il narcotraffico e narcoterrorismo. Perciò, il marchio sarebbe in chiaro contrasto con le norme morali e i valori comuni e, di conseguenza, non registrabile.

La società Escobar Inc. ha tentato in vari modi di difendere la legittimità della registrazione, ad esempio puntando sul fatto che anche alcuni nomi di personaggi storici o di fantasia, come ad esempio Robin Hood, sono diventati, per il pubblico, simboli culturali positivi, nonostante perpetrassero comportamenti criminali. In maniera analoga, a detta della società richiedente, Pablo Escobar ha compiuto anche svariate opere di beneficenza in Colombia, per le quali parte del popolo colombiano lo riconosce o lo ha riconosciuto come un benefattore. Infine, la Escobar Inc. puntò sul fatto che, all’atto pratico, Pablo Escobar non è mai stato ufficialmente condannato.

Ciò nonostante, la posizione dell’EUIPO è stata confermata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza emessa il 17 aprile 2024 nella causa T-255/23.

Il nome Pablo Escobar è, infatti, immediatamente associabile a fenomeni di natura violenta e illegale, contrari all’ordine pubblico, piuttosto che a fenomeni di carattere filantropico e con connotazione positiva, quali le eventuali opere di beneficenza compiute in terra colombiana.

Allo stesso tempo, la mancata condanna ufficiale del narcotrafficante è dovuta solamente al fatto che Escobar fu ucciso dalla polizia colombiana prima di poter essere formalmente giudicato.

Il rifiuto da parte del tribunale dell’Unione Europea di registrare il marchio “Pablo Escobar” rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dei principi di rispetto per i valori universali non negoziabili, quali la dignità umana e i principi democratici. Questa decisione sottolinea come, al di là delle considerazioni economiche e legali, sia fondamentale in primis proteggere l’integrità della memoria storica e la sensibilità collettiva di una società, che rifiuta di commerciare su un passato segnato dalla violenza e dal crimine.

In questo contesto, la giustizia europea ha scelto di mettere al centro del dibattito il rispetto per i diritti umani e l’umanità, prendendo una posizione chiara contro l’opportunismo commerciale legato a figure la cui eredità è stata intrinsecamente legata a gravi crimini contro la società e le sue istituzioni. Il fatto che il tribunale abbia rifiutato la registrazione del marchio dimostra che esistono limiti al profitto, soprattutto quando si tratta di valori fondamentali che non possono essere mercificati.