La scelta di un marchio è cruciale per l’identità di un’impresa e per la sua protezione giuridica. La giurisprudenza e la dottrina hanno sviluppato, nel tempo, una distinzione fondamentale tra i cosiddetti marchi forti e marchi deboli, con implicazioni significative in termini di tutela legale e strategia commerciale.

Marchio forte

Un marchio forte è caratterizzato da un elevato grado di distintività, dato dalla sua attitudine a identificare, in via esclusiva, l’azienda che ne è titolare e/o i prodotti/servizi che questa commercializza.

Secondo la giurisprudenza, si considera marchio forte quando il segno non ha aderenze concettuali evidenti con il prodotto o servizio che contraddistingue. Esempi noti includono “Nike”, “Apple” e “Kodak”. Ciò fa sì che il consumatore medio sia portato ad associare, in maniera immediata, al marchio in questione una specifica azienda e una serie di prodotti e servizi, senza che il segno stesso sia minimamente descrittivo del prodotto di riferimento.

La capacità distintiva, di conseguenza, è sicuramente uno degli elementi alla base di un marchio forte. Tuttavia, a questo ne possono e dovrebbero seguire altri, tra cui in primis una registrazione e protezione legale, nonché investimenti in pubblicità e marketing per renderlo noto ai consumatori. Se i prodotti/servizi ad esso associati sono poi di qualità, questo contribuirà ulteriormente ad incrementare il grado di fedeltà del consumatore stesso.

Marchio debole e “secondary meaning”

Un marchio debole, al contrario, è spesso descrittivo o generico, con un basso grado di distintività. La giurisprudenza evidenzia che un marchio debole è quello che ha un collegamento logico intenso con il prodotto o servizio che rappresenta. Conseguentemente, un marchio debole può essere più difficile da proteggere attraverso la registrazione ed è, al contempo, più vulnerabile al rischio di confusione e contraffazione.

Sovente, un marchio debole comprende il nome del prodotto o del servizio che l’azienda titolare del marchio produce e/o commercializza.

I marchi deboli, quindi, possono soffrire di scarsa capacità di attrattiva nei confronti di clienti, ossia possono non essere in grado di catturare, in maniera efficace, l’attenzione del consumatore né, di conseguenza, trasmettere in maniera efficace i valori tipici dell’azienda titolare.

Ai marchi deboli generalmente non viene concessa la registrazione, in quanto quest’ultima comporta un diritto di uso esclusivo del segno depositato; se il segno in questione, tuttavia, è una parola che è il nome stesso del prodotto commercializzato dall’azienda, ad esempio “divano”, diventerebbe impossibile per terzi usare la medesima parola.

Seppur di per sé svantaggiato, non è tuttavia prestabilito che un marchio debole debba necessariamente mantenersi tale nel tempo. Un marchio inizialmente debole può, infatti, acquisire forza attraverso l’uso prolungato e la costruzione di una reputazione, secondo un processo noto come “secondary meaning”.

Più nel dettaglio, il “secondary meaning” si fonda sull’articolo 13 del Codice di proprietà industriale e prevede che possano essere registrati come marchi i segni che, anche se inizialmente privi di carattere distintivo, lo abbiano acquistato per l’uso che ne è stato fatto.

Ciò significa che un marchio potenzialmente debole può acquisire una forte capacità distintiva nel caso in cui vengano compiuti, su di esso, ingenti investimenti pubblicitari e di marketing.

Un caso esemplificativo è quello dato dal marchio “iPhone”, che sarebbe di per sé un marchio debole, in quanto composto quasi esclusivamente dalla parola “phone”, nome generico in lingua del prodotto che contraddistingue. Tuttavia, i notevoli investimenti a livello di marketing e pubblicità focalizzati sui prodotti marchiati iPhone hanno fatto sì che, oggigiorno, un consumatore medio sia immediatamente in grado di riconoscere quando ha di fronte un prodotto iPhone originale e quando, invece, ha a che fare con un prodotto differente.

Consigli pratici

La selezione di un marchio è una decisione strategica che influisce sulla protezione legale e sull’immagine dell’impresa. Investire in un marchio forte può offrire vantaggi significativi in termini di tutela e riconoscibilità. Tuttavia, anche i marchi deboli, se opportunamente gestiti, possono evolvere e acquisire forza nel tempo.

Alle aziende che intendono ideare e registrare un proprio marchio, si consiglia di:

• Evitare segni descrittivi o generici del prodotto o servizio. Questi, pur potendo inizialmente sembrare vantaggiosi in termini di immediatezza comunicativa, risultano infatti deboli sotto il profilo giuridico.
• Puntare su segni fantasiosi, arbitrari o suggestivi, che non abbiano collegamenti diretti con le caratteristiche del prodotto o servizio. Questo aumenta il grado di distintività e rende più efficace la protezione contro usi illeciti.
• Effettuare una ricerca di anteriorità approfondita prima della registrazione, per assicurarsi che non esistano marchi identici o simili già registrati.
• Valutare una strategia di brand a lungo termine, che consideri il possibile ampliamento del business in altri settori o mercati: un marchio forte può facilmente estendere la sua tutela anche in classi merceologiche affini.
• Registrare il marchio a livello nazionale ed europeo (o internazionale), a seconda del mercato di riferimento, per rafforzare la propria posizione giuridica e commerciale.

Un marchio ben concepito, forte e distintivo non è solo una componente visiva del business, ma un vero e proprio asset aziendale, tutelabile, valorizzabile e, nei casi migliori, anche cedibile o licenziabile.

Nel linguaggio comune, il termine “invenzione” evoca l’immagine dell’inventore geniale, dell’intuizione improvvisa che cambia il corso della tecnologia o della vita quotidiana. In realtà, dietro ogni invenzione c’è un processo strutturato: ricerca, sviluppo, sperimentazione. Quando ci si muove in ambito giuridico, e in particolare nel diritto industriale, il concetto di invenzione assume contorni precisi, ancorati a criteri oggettivi. Comprenderne la portata è essenziale, specialmente per chi opera nel settore dell’innovazione o gestisce asset aziendali immateriali .

L’invenzione come categoria giuridica

Giuridicamente l’invenzione è la soluzione nuova e originale ad un problema tecnico, suscettibile di applicazione industriale. Essa rappresenta, pertanto, una risposta concreta e funzionale a una esigenza pratica. La disciplina delle invenzioni è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), che ne regola la tutela mediante brevetto.

Affinché un’invenzione sia brevettabile, devono ricorrere tre requisiti fondamentali:

• Novità: l’invenzione non deve essere già compresa nello “stato della tecnica”, ovvero tra ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in qualsiasi modo, prima della data di deposito della domanda di brevetto.
• Attività inventiva: l’invenzione non deve risultare ovvia per un “esperto del settore”, cioè non deve costituire una semplice e prevedibile evoluzione delle conoscenze tecniche già disponibili.
• Industrialità: l’invenzione deve poter essere realizzata o utilizzata in qualsiasi settore industriale, compreso quello agricolo.

Le diverse tipologie di invenzione

Le invenzioni brevettabili possono distinguersi in diverse categorie basate sull’oggetto specifico della protezione:

1. Invenzioni di prodotto
   Si tratta di quelle invenzioni che riguardano un nuovo oggetto materiale, una sostanza, un dispositivo, un composto chimico, una macchina, ecc. È la categoria più tradizionale e immediata. Un esempio classico è un nuovo tipo di sensore elettronico, un farmaco, un utensile meccanico.
2. Invenzioni di procedimento
   Riguardano un nuovo modo di realizzare un prodotto o di ottenere un risultato tecnico. Il brevetto copre, in questo caso, il processo produttivo, non il prodotto in sé, salvo che anche questo non sia nuovo. Un esempio è un metodo innovativo per sintetizzare una molecola, o una tecnica di stampa che consente maggiore precisione.
3. Invenzioni di uso
   Comprendono l’applicazione nuova e non ovvia di un prodotto già noto per ottenere un effetto tecnico in un campo diverso. Ad esempio, l’uso di una sostanza nota come antivirale in ambito agricolo, con effetti inediti, può costituire un’invenzione brevettabile.
4. Invenzioni biotecnologiche
   Sono una categoria specifica e molto regolata, che comprende sequenze geniche, microrganismi modificati, processi microbiologici e loro applicazioni industriali. Anche in questo ambito, la brevettabilità è ammessa solo se si rispettano determinati requisiti e limiti etici.

Cosa non può costituire un’invenzione brevettabile

Il Codice della Proprietà Industriale, in linea con la Convenzione sul brevetto europeo (CBE), esclude dalla brevettabilità:

• Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici: si tratta di conoscenze che descrivono fenomeni della natura, senza che vi sia un’applicazione tecnica concreta.
• Le creazioni estetiche, come le opere d’arte o di design (che possono essere tutelate attraverso il diritto d’autore o il disegno/modello).
• I piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, nonché i programmi per elaboratore “in quanto tali”.
• Le presentazioni di informazioni.

Va chiarito che alcune di queste esclusioni non sono assolute: ad esempio, un programma per elaboratore può essere brevettabile se produce un effetto tecnico ulteriore (come il controllo di un processo industriale). È sempre necessaria una valutazione caso per caso.

Non sono inoltre brevettabili le invenzioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume, né i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, che sono espressamente esclusi dalla tutela brevettuale.

Le invenzioni di servizio e la titolarità del diritto

Una particolare attenzione merita il tema della titolarità dell’invenzione, specialmente in ambito aziendale. L’invenzione può nascere dall’attività di un dipendente:

• Se l’invenzione rientra nell’oggetto del contratto di lavoro e viene realizzata nello svolgimento delle mansioni assegnate, il diritto al brevetto spetta al datore di lavoro.
• Se l’invenzione è realizzata fuori dall’ambito del contratto, ma con l’uso di mezzi o conoscenze aziendali, il dipendente ha diritto a un congruo compenso.
• In altri casi, l’invenzione spetta all’inventore, con facoltà per l’impresa di acquisire una licenza o il titolo stesso.

La funzione dell’invenzione: innovare, proteggere, valorizzare

Un’invenzione ha un ruolo fondamentale nel sistema economico e giuridico: consente all’impresa di differenziarsi, di ottenere un vantaggio competitivo e, attraverso la protezione brevettuale, di valorizzare l’investimento in ricerca e sviluppo.

Il brevetto garantisce un diritto di esclusiva sull’invenzione per un periodo massimo di 20 anni, durante i quali il titolare può impedire a terzi di utilizzare, produrre, commercializzare o importare l’invenzione senza autorizzazione. Questo diritto può essere ceduto, concesso in licenza, dato in pegno o anche conferito in società, costituendo un vero bene immateriale con valore economico.

Inoltre, l’invenzione può essere oggetto di valorizzazione nei bilanci, come attivo immateriale, e contribuire all’aumento della reputazione e dell’attrattività dell’impresa sul mercato.

L’invenzione, per come è definita dal diritto industriale, non è soltanto una manifestazione di creatività tecnica: è un asset strategico. Individuarne correttamente le caratteristiche, sapere cosa è brevettabile e cosa no, comprendere le implicazioni contrattuali e aziendali legate alla sua titolarità e sfruttamento, sono aspetti cruciali per chi fa innovazione e per chi tutela i diritti derivanti dalla proprietà industriale. Nel contesto economico contemporaneo, dove la competizione si gioca sempre più sulla conoscenza e sulla tecnologia, comprendere il valore di un’invenzione significa comprendere una delle chiavi dello sviluppo.

La protezione delle innovazioni in ambito vegetale rappresenta un tema di crescente rilevanza, specialmente alla luce dello sviluppo di nuove tecnologie genetiche e della necessità di garantire la sicurezza alimentare in un contesto globale in trasformazione. Tra gli strumenti giuridici previsti a tal fine, i brevetti per nuove varietà vegetali svolgono un ruolo centrale, accanto ad altri sistemi di protezione come il diritto di costitutore vegetale (plant breeder’s right).

Cosa sono i brevetti per varietà vegetali?

I brevetti per varietà vegetali sono titoli di proprietà industriale che conferiscono al titolare il diritto esclusivo di produrre, utilizzare, commercializzare e cedere una nuova varietà vegetale, purché questa soddisfi determinati requisiti legali. Si tratta, in sostanza, di uno strumento di tutela delle innovazioni ottenute nel campo dell’agricoltura e delle biotecnologie vegetali.

In Europa, il sistema brevettuale convive con la protezione offerta dal sistema UPOV (Convenzione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali), attuato tramite l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO) e previsto anche in Italia dal D.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), agli articoli 100 e ss.

Cosa tutelano?

I brevetti per varietà vegetali tutelano invenzioni biotecnologiche che riguardano:

• nuove varietà ottenute tramite ingegneria genetica o tecniche avanzate di selezione;
• sequenze genetiche isolate e associate a una funzione;
• metodi specifici di produzione di varietà resistenti a malattie, parassiti, siccità, ecc.

Tuttavia, non sono brevettabili in Europa:

• le varietà vegetali in quanto tali (art. 53(b) CBE, Convenzione sul Brevetto Europeo), se non soddisfano i requisiti di novità e inventività;
• i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante (es. incrocio e selezione tradizionale);
• le varietà già protette dal diritto di costitutore vegetale (salvo invenzioni che vadano oltre la varietà in sé).

Requisiti di brevettabilità

Per ottenere un brevetto, la varietà o l’invenzione vegetale deve soddisfare i consueti requisiti di brevettabilità:

• novità (non divulgata prima della data di deposito);
• attività inventiva (non ovvia per un esperto del settore);
• applicabilità industriale;
• descrizione sufficiente (la varietà o il gene devono essere descritti in modo tale da poter essere riprodotti da un esperto del settore).

Come funziona la protezione?

Una volta ottenuto, il brevetto conferisce al titolare un diritto esclusivo della durata di 20 anni dalla data di deposito. In caso di diritto di costitutore vegetale (che può coesistere o essere alternativo), la durata è di 25 o 30 anni a seconda della specie.

La tutela consente di vietare a terzi:

• la produzione e la vendita della varietà brevettata;
• l’uso del materiale vegetale a fini commerciali;
• l’importazione e l’esportazione non autorizzata.

Quali sono i vantaggi

1. Incentivo all’innovazione
Il sistema brevettuale garantisce un ritorno economico a chi investe in ricerca e sviluppo di nuove varietà, incentivando il progresso in agricoltura e biotecnologia.

2. Protezione efficace del know-how
Il brevetto consente di proteggere varietà e tecnologie che possono avere un alto valore commerciale, specialmente in ambito OGM e miglioramento genetico.

3. Strumento di valorizzazione
Come ogni titolo di proprietà industriale, il brevetto può essere ceduto, concesso in licenza, valorizzato economicamente e indicato come asset in bilancio.

E quali gli vantaggi e le criticità?

1. Accesso limitato e concentrazione del mercato
La brevettazione può ostacolare l’accesso alle risorse genetiche da parte di piccoli agricoltori o ricercatori pubblici, accentuando la concentrazione nelle mani di grandi multinazionali.

2. Sovrapposizione normativa
La coesistenza tra il sistema brevettuale e il diritto di costitutore vegetale può generare incertezza, anche giurisprudenziale, specie nei casi in cui si tenta di brevettare tratti genetici presenti in varietà già protette.

3. Questioni etiche
Soprattutto nel caso di piante geneticamente modificate, la brevettabilità solleva interrogativi etici sull’appropriazione di risorse naturali e sulla sostenibilità del sistema agricolo.

I brevetti per varietà vegetali rappresentano uno strumento strategico per la tutela dell’innovazione nel settore agroalimentare e biotech, ma devono essere gestiti in modo equilibrato per non compromettere l’accesso equo alle risorse genetiche e la sostenibilità del settore primario. Una corretta regolazione, l’uso responsabile dei diritti e l’integrazione con altri strumenti di tutela come il diritto di costitutore vegetale sono elementi chiave per garantire un equilibrio tra innovazione, sviluppo e interesse pubblico.

Nel contesto della sanità globale, il sistema dei brevetti farmaceutici rappresenta un nodo cruciale: da un lato stimola la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie, dall’altro può limitare l’accesso ai farmaci salvavita, in particolare nei Paesi a basso e medio reddito. Su questo equilibrio delicato si concentra l’articolo “Pharmaceutical Patents’ Scope of Protection and WTO Waiver Discussion. Balancing the Pharmaceutical Innovation Ecosystem With the Global Right to Health”, firmato da Arnold Vahrenwald e Giovanni A. Pedde e pubblicato sull’UniCamillus Global Health Journal.

Il contributo nasce nell’ambito della Commissione di Ricerca in ambito Economico e Legale sullo sfruttamento dei brevetti farmaceutici (CRELBF), istituita da UniCamillus, e si inserisce nel dibattito internazionale sulle riforme necessarie per conciliare protezione brevettuale, equità e diritto universale alla salute.

L’insegnamento della pandemia: accesso diseguale alle cure

La pandemia di Covid-19 ha acceso i riflettori sui limiti strutturali del sistema attuale. Mentre i Paesi ad alto reddito hanno potuto garantirsi forniture di vaccini e trattamenti grazie a capacità produttive e negoziali consolidate, molte nazioni in via di sviluppo si sono trovate escluse, anche a causa delle restrizioni derivanti dalla protezione brevettuale. Questo scenario ha messo in discussione l’efficacia del meccanismo delle licenze obbligatorie previste dall’Accordo TRIPS, troppo complesse per essere attivate tempestivamente in situazioni di emergenza.

La proposta: sospensione automatica dei diritti in caso di pandemia

Secondo Vahrenwald e Pedde, è urgente introdurre una clausola di esenzione automatica per i brevetti sui farmaci essenziali, attivabile in caso di pandemia o emergenza sanitaria globale. Una misura che consentirebbe di superare rapidamente gli ostacoli legali alla produzione e distribuzione di cure salvavita, senza annullare i principi fondamentali del sistema brevettuale.

Nuovi modelli per finanziare l’innovazione

Affinché la tutela dell’interesse pubblico non comprometta l’incentivo all’innovazione, gli autori propongono modelli alternativi di finanziamento, tra cui i “prize funds” (fondi premio) e incentivi statali condizionati alla condivisione del know-how con i produttori di farmaci generici. Tali strumenti permetterebbero di riconoscere il valore della ricerca, assicurando al contempo una più equa distribuzione dei benefici.

Verso una governance globale della proprietà intellettuale per la salute

Il contributo si chiude con un appello ambizioso ma necessario: la creazione di un ente internazionale indipendente, sviluppato in collaborazione con OMS e WTO, incaricato di monitorare le politiche sui brevetti farmaceutici e promuovere una governance globale della proprietà intellettuale orientata alla salute pubblica.

In un mondo sempre più interconnesso e vulnerabile, l’equilibrio tra protezione dell’innovazione e diritto alla salute non può più essere affidato alla sola logica di mercato. Serve una visione sistemica e cooperativa, capace di tradurre l’esperienza della crisi pandemica in una riforma duratura e sostenibile.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha di recente pubblicato il nuovo report 2024 sull’attività brevettuale, e i numeri parlano chiaro: l’interesse per i brevetti in Italia è in forte espansione, a testimonianza del crescente riconoscimento del loro valore da parte delle imprese come asset strategico per innovazione, competitività e crescita.

Domande di brevetto in aumento: +7,4% rispetto al 2023

Nel corso del 2024, sono state depositate in Italia 10.148 domande di brevetto per invenzione industriale, con un incremento del 7,4% rispetto al 2023. Si tratta del secondo anno consecutivo di crescita, segno tangibile di una tendenza positiva che coinvolge aziende, centri di ricerca e singoli inventori.

Anche se le domande per modello di utilità registrano una lieve flessione (-1,1%), il numero rimane elevato con 1.830 richieste. A queste si aggiungono 13 domande per nuova varietà vegetale, confermando la vitalità innovativa anche nel settore agroalimentare.

Un segnale chiaro: le imprese credono nella proprietà industriale

I dati diffusi dal MIMIT dimostrano che sempre più imprese italiane considerano i brevetti come strumenti centrali di tutela e valorizzazione dell’innovazione. Non si tratta solo di protezione giuridica, ma di un vero e proprio investimento strategico in grado di rafforzare il posizionamento competitivo sui mercati nazionali e internazionali.

Il ricorso crescente alla brevettazione è anche indice di una maggiore consapevolezza del ruolo che la proprietà industriale può giocare nella crescita aziendale, nella capacità di attrarre investimenti e nel consolidamento di vantaggi tecnologici.

Internazionalizzazione e brevetto unitario

Nel 2024 l’UIBM ha emesso 34.358 provvedimenti, con una flessione del 7,3% dovuta principalmente alla riduzione delle convalide di brevetto europeo, effetto dell’entrata in vigore del brevetto europeo con effetto unitario. Questo nuovo strumento consente alle imprese di ottenere una protezione omogenea in 17 Paesi dell’UE con un’unica procedura, semplificando tempi e costi.

Nel frattempo, aumentano le domande internazionali: +14% per l’apertura della fase nazionale italiana da domande PCT, con 251 nuovi depositi. Una tendenza che segnala una crescente volontà delle imprese italiane di espandere la tutela dell’innovazione oltre i confini nazionali.

Il report 2024 conferma una realtà ormai evidente: la proprietà industriale è sempre più centrale nella strategia di crescita delle imprese italiane. La crescente attenzione verso i brevetti rappresenta una risposta concreta all’evoluzione dei mercati, dove l’innovazione è la chiave per la competitività.

Investire in brevetti non è solo una scelta di protezione, ma un passo essenziale per valorizzare la ricerca, attrarre capitali, e costruire un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo. I numeri del MIMIT parlano chiaro: il sistema Italia ha imboccato la strada giusta.

Il Tour de France è una delle competizioni ciclistiche più prestigiose e riconosciute a livello mondiale, non solo per la sua storia, ma anche per il valore del marchio che rappresenta. La sua gestione è affidata alla Société du Tour de France, società francese che ne detiene i diritti esclusivi.

A maggio del 2017, una società tedesca di fitness – FitX Beteiligungs GmbH –  ha proceduto a richiedere all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) la registrazione, come marchio, del segno figurativo “TOUR DE X”, afferente a prodotti tra cui scarpe, articoli e attrezzature sportive, abbigliamento e servizi di attività sportive – classi 25, 28 e 41.

La società francese Société du Tour de France, nell’agosto dello stesso anno, si è opposta alla registrazione, facendo valere alcuni marchi denominativi e figurativi con l’espressione “TOUR DE FRANCE” e “LE TOUR DE FRANCE” già registrati in precedenza dalla società francese stessa. La società francese, in particolare, temeva che l’uso del segno per cui la società tedesca aveva richiesto la registrazione potesse generare confusione tra i consumatori e indebitamente sfruttare la notorietà dei suoi marchi.

L’EUIPO, pur riconoscendo che i prodotti e i servizi rivendicati nella domanda di registrazione del marchio della società tedesca fossero identici o affini a quelli coperti dai marchi registrati dalla società francese, ha reputato che non sussistesse alcun rischio di confusione tra i marchi in questione. Inoltre, secondo l’EUIPO, l’uso del marchio “TOUR DE X” non trarrebbe neppure un eventuale indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi precedenti della Société du Tour de France, né recherebbe loro pregiudizio.

La Société du Tour de France, in risposta, ha impugnato il verdetto dell’EUIPO innanzi al Tribunale dell’Unione Europea, presentando formalmente ricorso a maggio 2019.

Il Tribunale, contro le aspettative della società francese, ha tuttavia sostanzialmente confermato il parere emesso in precedenza dall’EUIPO. In particolare, nella sentenza emessa il 12 giugno 2024, il Tribunale ha ritenuto come il pubblico non confonderebbe i marchi in questione, nonostante l’identità o la somiglianza dei prodotti e dei servizi rivendicati ed il carattere distintivo accresciuto dall’uso dei marchi registrati in precedenza della Société du Tour de France in relazione a servizi di organizzazione di gare ciclistiche.

Secondo la principale argomentazione espressa nella sentenza, il carattere distintivo – accresciuto dall’impiego nel tempo e conseguente notorietà – dei marchi “TOUR DE FRANCE” e “LE TOUR DE FRANCE” non si estende, infatti, all’elemento comune ai marchi in conflitto, ossia l’elemento “TOUR DE” – quest’ultimo un elemento giudicato come espressione descrittiva comunemente impiegata nei contesti di gare ciclistiche e, pertanto, presentante un carattere distintivo molto debole, non sufficiente a giustificare una protezione estesa.

Infine, la sentenza ha anche confermato, come già espresso dall’EUIPO, che l’utilizzo del marchio “TOUR DE X” per i prodotti e i servizi rivendicati non trarrebbe un conseguente indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi precedenti della Société du Tour de France, né arrecherebbe loro pregiudizio.

La decisione offre spunti importanti per la valutazione del rischio di confusione tra marchi simili. In particolare, il Tribunale ha ribadito che il rischio di confusione non dipende esclusivamente dalla somiglianza tra i segni o dai prodotti e servizi, ma deve essere valutato complessivamente, considerando anche il carattere distintivo degli elementi in conflitto. L’elemento “tour de”, essendo descrittivo e di uso comune nel contesto di eventi sportivi, non gode di un carattere distintivo sufficiente a giustificare una protezione estesa.

Questa sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la protezione dei marchi deve bilanciare gli interessi dei titolari con la necessità di non ostacolare l’uso di segni altrui da parte di altri operatori del mercato. Inoltre, sottolinea l’importanza di una valutazione contestuale e concreta del rischio di confusione, evitando approcci automatici basati esclusivamente su somiglianze formali tra i segni oggetto di contesa.

Nel mondo della proprietà industriale, la rivendicazione della priorità rappresenta un meccanismo fondamentale per la gestione strategica delle domande di brevetto, sia a livello nazionale che internazionale. Prevista dalla Convenzione di Parigi del 1883, questa possibilità consente al titolare di una prima domanda di estendere la tutela del proprio trovato a più giurisdizioni, mantenendo la data del primo deposito come riferimento temporale.

Cos’è la priorità?

Quando un inventore deposita una prima domanda di brevetto in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi (come l’Italia), ha 12 mesi di tempo per presentare domande successive in altri Stati, rivendicando il beneficio della “priorità unionista”. In pratica, le domande successive saranno considerate come se fossero state presentate alla stessa data della prima, per quanto riguarda la novità e l’attività inventiva.

La priorità può essere rivendicata anche in sede europea, secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), e in ambito internazionale attraverso il sistema PCT (Patent Cooperation Treaty).

Come funziona?

Il procedimento di rivendicazione è relativamente semplice sul piano formale, ma strategicamente rilevante:

• La prima domanda (prioritaria) viene depositata in un Paese aderente alla Convenzione di Parigi;
• Entro 12 mesi, il richiedente può depositare una seconda domanda in un altro Paese, presso l’EPO o tramite PCT, rivendicando la priorità della prima;
• La rivendicazione deve essere esplicitata al momento del deposito, con l’indicazione della data e del numero della domanda iniziale;
• Gli effetti giuridici si producono sul piano della novità: eventuali divulgazioni intervenute tra la data della prima domanda e quelle successive non saranno considerate anteriorità.

Quali vantaggi offre?

1. Protezione del diritto di priorità nel tempo
   L’inventore può “bloccare” la data del primo deposito, guadagnando tempo prezioso per valutare il valore commerciale dell’invenzione, effettuare test di mercato o cercare investitori.
2. Pianificazione strategica internazionale
   Consente di costruire una strategia di tutela globale partendo da una singola domanda, mantenendo un margine di flessibilità nel decidere in quali Paesi estendere la protezione.
3. Tutela contro anticipazioni
   La priorità neutralizza eventuali pubblicazioni o divulgazioni successive alla prima domanda, rafforzando la posizione dell’inventore in caso di contestazioni.
4. Ottimizzazione dei costi iniziali
   Invece di affrontare subito i costi di più domande nazionali o regionali, l’inventore può dilazionare gli investimenti, guadagnando tempo per decidere dove brevettare.

La rivendicazione della priorità è uno strumento potente ma spesso sottovalutato, che consente di armonizzare le esigenze di tempestività, riservatezza e strategia economica. A livello nazionale, europeo e internazionale, conoscere e sfruttare correttamente questo meccanismo può fare la differenza tra una tutela efficace e un diritto vulnerabile. Per questo motivo, è essenziale che imprese e inventori si rivolgano a professionisti esperti nella gestione della proprietà industriale, in grado di accompagnarli nel percorso di valorizzazione e protezione dell’innovazione.

Nel percorso di internazionalizzazione di un’impresa, la protezione del marchio al di fuori dei confini nazionali rappresenta un passaggio cruciale. Dopo la registrazione in Italia, molte aziende si interrogano su come estendere efficacemente la tutela del proprio segno distintivo nei mercati esteri, rivendicando la priorità della data di deposito nazionale, nel rispetto dei sei mesi previsti dalla Convenzione di Parigi.

A questo scopo, esistono due principali approcci:

• il deposito diretto di domanda di registrazione del marchio presso gli uffici nazionali dei singoli Paesi di interesse, oppure
• l’utilizzo di procedure cumulative, per il deposito contemporaneo e cumulativo di un marchio in più Paesi.

Le procedure cumulative, a loro volta, prevedono la possibilità di estendere all’estero la domanda di registrazione di un marchio mediante lo strumento del marchio dell’Unione Europea o, in alternativa, del marchio internazionale.

Ma procediamo per ordine, confrontando vantaggi e svantaggi relativi alle varie procedure possibili.

Deposito diretto di domanda di registrazione del marchio presso gli uffici nazionali dei singoli Paesi di interesse

Il deposito, da parte di un titolare di un marchio italiano, di domande di registrazione straniere entro il termine del periodo di priorità in singoli Paesi stranieri di interesse significa avere una molteplicità di domande di registrazione, le quali avranno ciascuna una vita autonoma nel Paese di riferimento, indipendente rispetto a quelle delle domande “gemelle”.

Ciò significa che, a seconda della legislazioni locali, ciascuna andrà incontro ad una specifica fase d’esame, che potrà portare ad esiti differenti da paese a paese. Analogamente, ciascuna domanda di registrazione straniera richiederà, a seconda del Paese specifico, specifiche formalità necessarie al mantenimento in vita della stessa.

Questa procedura di estensione può essere vantaggiosa quando sia necessario personalizzare la protezione e conformarla in maniera appropriata ai requisiti locali. Inoltre, la scelta di procedere per singoli Paesi è fondamentale (e necessaria) quando si intende estendere un marchio italiano in Paesi che non hanno aderito a Convenzioni Internazionali che consentono depositi cumulativi.

Utilizzo di procedure cumulative

Come detto, le principali procedure cumulative a disposizione dei titolari dei marchi, allo stato attuale, si riferiscono soprattutto agli strumenti del marchio dell’Unione Europea e della Registrazione Internazionale.

Il marchio dell’Unione Europea è uno strumento destinato ad avere, contemporaneamente, efficacia in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Più in particolare, il marchio unitario prevede un singolo deposito ed un singolo esame di registrabilità, che vengono espletati presso l’Ufficio UE per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Lo strumento del marchio unitario porta con sé vantaggi e svantaggi; infatti, dal momento che consiste di un’unica domanda per più Paesi, permette di contenere le spese e di ridurre le formalità burocratiche rispetto, ad esempio, alla procedura in singoli Paesi. Tuttavia, proprio perché il marchio unitario consiste di una singola domanda di registrazione, se questa non venisse concessa o subisse una opposizione sulla base di un impedimento che insista anche solo in uno degli Stati Membri (un termine casualmente descrittivo – ad esempio – in lituano o un marchio nazionale maltese confondibile), allora la decadenza colpirebbe, contemporaneamente, tutti i Paesi della UE.

La Registrazione Internazionale prevista dal Sistema di Madrid consente di estendere la protezione a numerosi Paesi aderenti (oltre 110), tramite un’unica domanda depositata presso l’OMPI, ossia l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale.

Ad ogni modo, oggigiorno lo strumento del marchio internazionale prevede che, a seguito della presentazione di un’unica domanda internazionale, venga generato un fascio di marchi nazionali, dove ciascuno andrà incontro ad un esame di registrabilità secondo le specifiche procedure vigenti nei vari Paesi. Questi marchi, una volta ammessi alla registrazione, saranno dotati ciascuno di una vita giuridica indipendente, con il vantaggio che, anche in caso di eventuale decadenza o nullità di uno dei vari marchi nazionali, la validità degli altri marchi “gemelli” non viene inficiata, a meno di non metterla in discussione Paese per Paese.

La rivendicazione, all’estero, della priorità di un marchio italiano rappresenta una fase strategica di fondamentale importanza per le imprese che intendono espandere la propria presenza sui mercati internazionali, valorizzando un segno distintivo già registrato in Italia. In questo contesto, la scelta tra un deposito diretto presso i singoli uffici nazionali o il ricorso a procedure cumulative deve essere valutata attentamente alla luce di diversi fattori, quali copertura geografica desiderata, costi, tempi, flessibilità operativa e rischi giuridici.

Nel panorama della proprietà industriale, la licenza rappresenta lo strumento attraverso cui il titolare di un diritto esclusivo — come un brevetto, un marchio, un disegno o un modello — può autorizzare uno o più soggetti a utilizzare tale diritto, mantenendone la titolarità. Il contratto di licenza è quindi un elemento chiave nella strategia di sfruttamento e valorizzazione economica dei titoli di proprietà industriale.

Le licenze si distinguono principalmente in esclusive, non esclusive e obbligatorie, ciascuna con impatti diversi sul controllo, sulla redditività e sulla protezione del diritto concesso.

Licenza esclusiva

La licenza esclusiva attribuisce al licenziatario il diritto di utilizzo in via esclusiva, escludendo non solo terzi, ma anche lo stesso licenziante. È una forma contrattuale particolarmente indicata nei casi in cui il licenziatario intenda effettuare investimenti significativi nello sviluppo, nella promozione o nella produzione legata al titolo concesso.

Vantaggi per il licenziatario:

• Monopolio sull’utilizzo del bene nei limiti concordati.
• Maggiore stabilità contrattuale e tutela degli investimenti effettuati.

Svantaggi per il licenziante:

• Riduzione del controllo sull’oggetto della licenza.
• Dipendenza da un singolo partner per lo sfruttamento del diritto.

In presenza di una licenza esclusiva, il licenziatario può essere legittimato ad agire autonomamente in giudizio per tutelare il titolo in caso di contraffazione, salvo diversa previsione contrattuale.

Licenza non esclusiva

La licenza non esclusiva consente al licenziante di attribuire lo stesso diritto a più soggetti e di continuare egli stesso a sfruttare il proprio titolo. Questa formula favorisce la diffusione capillare del prodotto o servizio associato al diritto industriale, rendendola ideale per strategie commerciali orientate alla penetrazione su più fronti territoriali o merceologici.

Vantaggi per il licenziante:

• Libertà di stipulare più contratti.
• Possibilità di aumentare i ricavi derivanti dalla concessione del diritto.

Svantaggi per il licenziatario:

• Presenza di concorrenza anche interna alla rete dei licenziatari.
• Minore garanzia di esclusività e protezione del mercato.

Il contratto può prevedere comunque meccanismi di coordinamento o limitazioni territoriali tra licenziatari diversi per evitare conflitti o cannibalizzazione del mercato.

Licenza obbligatoria

La licenza obbligatoria è uno strumento di matrice pubblicistica, previsto dagli artt. 70 ss. del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005), che consente a un terzo di ottenere l’autorizzazione all’uso di un brevetto senza il consenso del titolare, qualora quest’ultimo non lo sfrutti adeguatamente, lo sfrutti in modo antieconomico o abusi della posizione di monopolio.

Questo meccanismo è particolarmente rilevante in ambito farmaceutico, agroalimentare e, più in generale, nei settori legati alla salute pubblica o alla sicurezza nazionale.

Vantaggi per il mercato e la collettività:

• Promozione dell’accesso all’innovazione.
• Correzione di comportamenti anticoncorrenziali o ostruzionistici.

Svantaggi per il titolare del brevetto:

• Perdita dell’esclusiva decisionale sul proprio diritto.
• Corrispettivo spesso inferiore rispetto a quello di mercato.

La concessione di licenza obbligatoria è subordinata a requisiti rigorosi e, in ogni caso, comporta il pagamento di un equo compenso determinato dall’autorità amministrativa o giudiziaria, tenendo conto dell’entità e del valore dello sfruttamento.

Il corrispettivo della licenza: come si determina?

Elemento essenziale del contratto di licenza è il corrispettivo, che rappresenta il compenso che il licenziatario è tenuto a versare per l’uso del diritto industriale. Non esistendo vincoli normativi rigidi, le parti godono di ampia libertà contrattuale nella determinazione dell’importo e delle modalità di pagamento.

Le formule più comuni sono:

• Royalty fissa (flat fee): somma prestabilita, versata una tantum o periodicamente, indipendentemente dallo sfruttamento effettivo del diritto.
• Royalty variabile (percentuale): calcolata in percentuale sul fatturato, sul numero di unità vendute o sul margine di profitto derivante dall’uso del diritto.
• Pagamento iniziale + royalty (upfront + running royalties): combinazione di una somma iniziale e di pagamenti successivi legati allo sfruttamento commerciale.
• Corrispettivo in natura o sotto forma di servizi: in alcuni casi il licenziatario può offrire servizi, know-how o partecipazioni societarie in cambio dell’uso del diritto.

Nella prassi contrattuale, si inseriscono spesso clausole di royalty minima garantita o di revisione del corrispettivo al verificarsi di determinati eventi (es. crescita della domanda, mutamenti normativi, ampliamento territoriale).

La determinazione del corrispettivo richiede un’attenta analisi economica e giuridica: devono essere considerati il valore commerciale del titolo, il grado di maturità del mercato, l’esclusività o meno della licenza, la durata del contratto e le condizioni di utilizzo.

La struttura della licenza — esclusiva, non esclusiva o obbligatoria — e le modalità di determinazione del corrispettivo rappresentano leve strategiche fondamentali nella gestione della proprietà industriale. Per il titolare, scegliere il tipo di licenza più adatto consente di massimizzare il valore del proprio asset mantenendo un equilibrio tra controllo, diffusione e redditività. Per il licenziatario, la negoziazione di clausole chiare e sostenibili è cruciale per garantire la sicurezza dell’investimento e l’effettiva possibilità di operare sul mercato.

In ogni caso, si raccomanda una attenta redazione contrattuale, preferibilmente assistita da esperti in diritto industriale, per prevenire contenziosi e valorizzare appieno le potenzialità del titolo oggetto della licenza.

La registrazione di un marchio rappresenta un passo fondamentale nella protezione dei segni distintivi di un’impresa.

Tuttavia, ottenere la registrazione non è, di per sé, sempre sufficiente a garantire una tutela completa; risulta, infatti, essenziale implementare attività di sorveglianza, sia del registro dei marchi sia del mercato, al fine di prevenire e contrastare possibili violazioni dei diritti acquisiti.

Sorveglianza del registro dei marchi

La sorveglianza del registro consiste nel costante monitoraggio di nuove procedure di registrazione di marchi altrui, azione che permette di individuare tempestivamente marchi identici o simili al proprio.

Questa attività consente di

• opporsi a registrazioni in conflitto → se viene identificata una domanda che potrebbe ledere i diritti sul proprio marchio, è possibile presentare opposizione entro i termini previsti, impedendo così la registrazione di un eventuale marchio simile o identico;
• prevenire la “diluzione” del marchio → la coesistenza di marchi simili sul mercato può indebolire il valore distintivo del proprio marchio, fenomeno noto come “diluizione”; la sorveglianza attiva del registro aiuta ad evitare situazioni di questo tipo, mantenendo l’esclusività e l’integrità del proprio marchio. ​

Monitoraggio del mercato

Oltre al controllo del registro, è fondamentale vigilare sull’uso del marchio nel mercato, in particolar modo mediante:​

• sorveglianza doganale → monitorare le merci in ingresso in un determinato paese per individuare possibili importazioni di prodotti contraffatti o che violano i diritti sul proprio marchio;
• monitoraggio dei media → analizzare l’uso del marchio sui media tradizionali e digitali, al fine di rilevare eventuali utilizzi non autorizzati o impropri;
• analisi della concorrenza → osservare le strategie dei concorrenti di riferimento, per identificare possibili violazioni o tendenze che possano influire sul valore del proprio marchio.​

Strumenti e strategie di sorveglianza

In generale, per attuare una sorveglianza efficace, è consigliabile avvalersi di:​

• servizi professionali → affidarsi a consulenti specializzati che offrono servizi di monitoraggio continuo e analisi approfondite, garantendo interventi tempestivi in caso di riscontro di violazioni. ​
• tecnologie avanzate → utilizzare software “ad hoc” e banche dati di settore, che agevolano l’identificazione di marchi simili o identici, facilitando un intervento rapido di tutela.​
• collaborazioni con autorità competenti → stabilire rapporti con dogane e altre autorità per condividere informazioni e coordinare azioni contro le violazioni.​

La protezione di un marchio, come si può facilmente dedurre, richiede un impegno continuo che va oltre la sua registrazione; quest’ultima rappresenta, infatti, solo il primo passo verso una vera tutela.

Implementare attività di sorveglianza sia del registro, sia del mercato è essenziale per salvaguardare i diritti acquisiti, mantenere l’esclusività del marchio e garantire il suo valore nel tempo. Investire in queste attività rappresenta una strategia fondamentale per ogni titolare di marchio che desideri tutelare efficacemente il proprio segno distintivo nel mercato competitivo odierno.