Con la sentenza del 27 febbraio 2025 (causa C-307/22), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tornata a pronunciarsi su una questione centrale nel diritto della protezione dei dati: il bilanciamento tra il diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali (ex art. 15 GDPR) e la necessità di tutelare informazioni riservate, in particolare i segreti aziendali.

Il caso e la decisione

La controversia trae origine da una richiesta, avanzata da un dipendente nei confronti della propria ex datrice di lavoro, volta a ottenere l’accesso a tutti i dati personali che lo riguardavano, inclusi quelli contenuti in valutazioni interne e comunicazioni interaziendali. L’azienda aveva parzialmente rifiutato la richiesta, invocando la necessità di tutelare i propri segreti commerciali e le valutazioni confidenziali dei superiori.

La Corte ha stabilito che il diritto di accesso garantito dal GDPR non può essere esercitato in modo assoluto e deve essere oggetto di un giusto bilanciamento con altri diritti fondamentali, quali la tutela dei segreti commerciali e la libertà d’impresa, previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tuttavia, la Corte ha anche sottolineato che tale limitazione non può diventare un pretesto per eludere il diritto di accesso. Le imprese devono fornire motivazioni concrete e dettagliate per giustificare eventuali restrizioni, dimostrando che la divulgazione dei dati metterebbe effettivamente a rischio informazioni sensibili o know-how protetto.

Perché la sentenza è importante

La decisione della Corte ha un’importanza cruciale per il mondo delle imprese e per gli operatori del diritto, poiché chiarisce i limiti entro cui può essere opposta la riservatezza aziendale in presenza di una richiesta ex art. 15 GDPR. La giurisprudenza fino ad ora oscillava tra interpretazioni molto ampie del diritto di accesso e una certa resistenza da parte delle aziende nel rivelare documenti interni, soprattutto in contesti di contenzioso con ex dipendenti o partner commerciali.

Questa sentenza fornisce una cornice più equilibrata, riconoscendo che il diritto alla protezione dei dati personali non può prevalere in modo incondizionato su altri interessi di rango costituzionale, ma deve essere esercitato in modo compatibile con la tutela dell’iniziativa economica e della riservatezza delle informazioni strategiche.

Per quanto riguarda brevetti e segreti tecnici?

Il rilievo della pronuncia si estende in modo significativo anche al settore della proprietà industriale, e in particolare alla protezione dei brevetti e dei segreti tecnici. Le aziende che operano in ambiti ad alto tasso di innovazione – farmaceutico, biotech, meccanico, software – trattano quotidianamente dati personali di ricercatori, inventori e collaboratori, spesso integrati in documenti che contengono informazioni brevettabili o già oggetto di domanda di brevetto.

In tali casi, una richiesta di accesso ai dati ex art. 15 GDPR potrebbe intercettare materiali strategici: report di R&S, bozze di invenzioni, note interne sulle strategie brevettuali. La Corte ha chiarito che tali contenuti possono essere sottratti all’accesso, se effettivamente coperti da riservatezza e se la loro diffusione comprometterebbe l’interesse dell’impresa a mantenere il controllo sull’invenzione, soprattutto prima della pubblicazione del brevetto o in presenza di tecnologie non brevettate ma coperte come trade secret (ai sensi della Direttiva UE 2016/943).

In altre parole, il diritto all’accesso non deve trasformarsi in un canale indiretto per ottenere conoscenze tecniche riservate, a danno della competitività aziendale o della protezione dell’innovazione.

Conseguenze pratiche per le aziende

Le aziende dovranno adottare un approccio più strutturato e documentato nella gestione delle richieste di accesso. In particolare:

• Sarà necessario predisporre policy interne che identifichino in modo chiaro quali dati possono essere comunicati e quali rientrano nei segreti aziendali o brevettuali;
• Ogni diniego parziale dovrà essere motivato puntualmente, indicando le specifiche ragioni di tutela;
• Nei documenti che combinano dati personali e informazioni tecniche, sarà utile operare una segmentazione che consenta l’accesso ai primi, proteggendo al contempo i secondi.

Inoltre, le imprese dovranno rafforzare le misure organizzative e tecniche per evitare che dati riservati vengano divulgati in modo involontario nel rispondere alle richieste di accesso.

Effetti positivi e negativi

Tra gli effetti positivi della sentenza, vi è sicuramente una maggiore chiarezza per le aziende, che possono ora contare su una base giuridica più solida per tutelare i propri segreti, evitando abusi o richieste strumentali. La decisione incentiva un bilanciamento responsabile e trasparente tra diritti potenzialmente confliggenti, e valorizza il principio di proporzionalità nel trattamento dei dati personali.

D’altro canto, un rischio da non sottovalutare è quello di un uso eccessivamente restrittivo dell’eccezione legata ai segreti aziendali. Alcune imprese potrebbero essere tentate di invocare in modo generico la riservatezza per eludere l’obbligo di trasparenza. Sarà quindi compito delle autorità garanti e dei giudici vigilare affinché le limitazioni siano realmente giustificate e proporzionate.

La sentenza del 27 febbraio 2025 segna un passo significativo verso una più matura interpretazione del GDPR, capace di armonizzare il diritto alla protezione dei dati con le esigenze del mondo imprenditoriale. Per le aziende europee si apre una fase che richiede maggiore consapevolezza giuridica e organizzativa: il rispetto dei diritti degli interessati, infatti, non è più solo una questione di conformità normativa, ma parte integrante di una gestione responsabile e sostenibile dell’informazione — soprattutto quando sono in gioco innovazioni brevettabili e asset intangibili ad alto valore strategico.

Uno degli aspetti fondamentali del diritto dei marchi è il requisito dell’uso effettivo: un marchio registrato non può rimanere “dormiente” a tempo indefinito. Al contrario, deve essere utilizzato in modo concreto e coerente con la sua funzione distintiva, ovvero quella di indicare l’origine commerciale di prodotti o servizi.

Non è sufficiente, quindi, un uso simbolico, sporadico o limitato all’interno dell’azienda. L’uso deve essere reale e pubblico, rivolto al mercato di riferimento e idoneo a mantenere vivo il legame tra il marchio e i suoi consumatori. Tra gli esempi più chiari di uso effettivo rientrano: la vendita di prodotti contrassegnati dal marchio, la promozione attraverso canali pubblicitari, la presenza sui punti vendita o l’offerta commerciale sul sito web ufficiale.

A livello europeo e italiano, se il marchio non viene utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni dopo la registrazione, può essere soggetto a decadenza per non uso, salvo che l’assenza di utilizzo sia giustificata da circostanze oggettive indipendenti dalla volontà del titolare. In altri ordinamenti, come negli Stati Uniti o in Giappone, tale periodo può essere più breve (tre anni), ma la logica resta analoga: un marchio inattivo perde la sua capacità di generare diritti esclusivi.

Il caso del mercato second hand: può costituire uso effettivo?

La questione diventa più complessa quando l’uso del marchio si rileva soltanto nel mercato della “seconda mano”. È noto che prodotti originariamente contrassegnati da un marchio possono continuare a circolare nel mercato attraverso canali indipendenti, come rivenditori non ufficiali o piattaforme online. Ma questo tipo di utilizzo è sufficiente a mantenere in vita il marchio?

Secondo l’orientamento più recente della giurisprudenza europea, non sempre. Il Tribunale dell’Unione Europea, in una recente sentenza del luglio 2025, ha affrontato la questione nel caso relativo al celebre marchio “Testarossa” di Ferrari S.p.A. Nonostante la produzione del veicolo fosse cessata nel 1996, il Tribunale ha riconosciuto la validità del marchio sulla base della rivendita di veicoli di seconda mano gestita da concessionarie autorizzate, in un contesto commerciale strutturato e riconducibile al titolare.

Ciò che ha fatto la differenza è stata quindi la riconducibilità dell’uso al titolare, anche se indiretta: la rete post-vendita, i servizi di assistenza, la gestione centralizzata dei ricambi e, più in generale, l’autorizzazione – esplicita o implicita – alla rivendita. Questo ha consentito al marchio di continuare a vivere sul mercato e di mantenere intatto il suo valore distintivo.

Di contro, se la rivendita nel mercato di seconda mano avviene in modo del tutto scollegato dal titolare del marchio, senza autorizzazioni, controllo o collegamenti con una rete ufficiale, è molto probabile che tale uso non venga considerato sufficiente ai fini del mantenimento del diritto. In assenza di un legame con l’impresa originaria, l’uso perde infatti il carattere “distintivo” richiesto dalla legge.

Il requisito dell’uso effettivo rappresenta una condizione imprescindibile per chi desidera preservare i propri diritti esclusivi sul marchio. L’attività commerciale deve essere reale, continuativa e riconducibile al titolare. Nel contesto del mercato second hand, solo l’esistenza di una struttura coordinata o autorizzata dal titolare può permettere di considerare tale uso valido agli occhi degli uffici marchi o dei giudici.

In caso contrario, anche un marchio noto rischia di decadere per non uso, con la conseguente perdita del diritto all’esclusiva. Una corretta strategia di sorveglianza e gestione del marchio, anche dopo l’uscita dal mercato attivo, è quindi essenziale per garantirne la tutela nel tempo.

Nel sistema brevettuale, il titolare di un brevetto gode del diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione e di vietarne l’uso a terzi. Tuttavia, a tutela dell’interesse pubblico e per evitare che l’esclusiva si traduca in un abuso, l’ordinamento prevede alcuni strumenti correttivi: tra questi, la licenza obbligatoria rappresenta un importante bilanciamento tra diritti individuali e bisogni collettivi.

Cos’è la licenza obbligatoria?

La licenza obbligatoria è un provvedimento mediante il quale l’autorità pubblica autorizza un soggetto terzo a sfruttare un brevetto senza il consenso del titolare. A differenza della licenza volontaria, frutto dell’autonomia contrattuale delle parti, quella obbligatoria è imposta per legge al fine di garantire l’accesso a innovazioni ritenute essenziali o di interesse generale.

Riferimenti normativi

Nel diritto italiano, la disciplina è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), in particolare negli articoli 70–74. A livello internazionale, l’istituto è riconosciuto dall’art. 31 dell’Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), e nella normativa dell’Unione Europea, con particolare riferimento al Regolamento (CE) n. 816/2006, che disciplina le licenze obbligatorie per l’esportazione di medicinali verso Paesi con problemi di salute pubblica.

In cosa consiste?

La licenza obbligatoria può essere concessa in diverse circostanze, ad esempio:

• mancato o insufficiente sfruttamento del brevetto entro tre anni dalla concessione;
• esigenza di tutelare la salute pubblica, la sicurezza nazionale o l’ambiente;
• necessità di sfruttare un brevetto dipendente (cioè un’invenzione che non può essere realizzata senza utilizzare un altro brevetto).

La concessione avviene su domanda dell’interessato, previa verifica da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e, se necessario, mediante procedimento contenzioso. Il titolare del brevetto ha comunque diritto a un equo compenso, proporzionato al valore economico della licenza.

Perché è stata introdotta?

L’introduzione della licenza obbligatoria risponde alla necessità di impedire che il diritto esclusivo diventi un ostacolo all’innovazione, all’accesso ai beni essenziali e al progresso economico e sociale. La licenza obbligatoria rappresenta quindi una valvola di sicurezza per garantire che l’interesse pubblico prevalga in situazioni critiche.

Funzioni principali

Le principali funzioni dell’istituto sono:

• evitare l’abuso di diritto da parte del titolare (ad esempio, mantenendo un brevetto inattivo per ostacolare concorrenti);
• favorire la concorrenza e l’accesso al mercato;
• assicurare l’accesso a farmaci essenziali o tecnologie strategiche;
• stimolare l’innovazione e l’interoperabilità tra tecnologie complesse.

Quali sono i vantaggi?

Tra i principali benefici offerti dalla licenza obbligatoria vi è la possibilità di tutelare l’interesse pubblico in situazioni in cui il monopolio brevettuale rischia di ostacolare l’accesso a beni o tecnologie essenziali. Si pensi, ad esempio, al settore farmaceutico: in caso di emergenze sanitarie, come nel caso della pandemia da COVID-19, la possibilità di imporre una licenza obbligatoria consente di rendere accessibili cure o vaccini anche laddove il titolare del brevetto non intenda concedere licenze volontarie o pratichi condizioni economiche proibitive.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla funzione di stimolo alla concorrenza. Consentire ad altri operatori di accedere a un’invenzione brevettata, laddove il titolare non la sfrutti attivamente o ne ostacoli l’uso da parte di terzi, favorisce la circolazione delle innovazioni e il miglioramento dei prodotti o servizi disponibili sul mercato. In questo modo, la licenza obbligatoria si configura anche come strumento di riequilibrio, volto a evitare che il diritto esclusivo diventi un ostacolo al progresso tecnico ed economico.

Infine, la licenza obbligatoria può assumere un ruolo cruciale nella promozione della ricerca, in particolare nei casi in cui l’accesso a una tecnologia protetta sia necessario per sviluppare nuove soluzioni. Ciò avviene, ad esempio, in settori ad alta interdipendenza tecnologica, come l’elettronica, l’informatica o le biotecnologie.

E quali gli svantaggi?

Tuttavia, la licenza obbligatoria non è priva di criticità. Uno dei principali limiti è rappresentato dal rischio che essa venga percepita come una minaccia alla sicurezza giuridica dei titolari di brevetto. Se utilizzata in modo eccessivo o poco trasparente, questa misura potrebbe scoraggiare gli investimenti in ricerca e sviluppo, in quanto gli innovatori potrebbero temere di perdere il controllo sul frutto del proprio lavoro.

Un’altra potenziale debolezza riguarda la complessità e lentezza delle procedure amministrative o giudiziarie necessarie per ottenere una licenza obbligatoria. La necessità di accertare determinate condizioni, garantire il contraddittorio con il titolare e determinare un compenso equo può rendere lo strumento poco efficace in contesti che richiedono risposte rapide, come le crisi sanitarie o ambientali.

Inoltre, non si può trascurare il possibile impatto negativo sui rapporti commerciali internazionali, specialmente quando la licenza obbligatoria incide su brevetti detenuti da imprese straniere o multinazionali. In tali casi, la misura potrebbe essere percepita come una forma di interferenza protezionistica o una violazione degli obblighi internazionali, con potenziali ripercussioni diplomatiche o economiche.

La licenza obbligatoria, seppur limitativa della libertà contrattuale del titolare del brevetto, rappresenta uno strumento indispensabile per bilanciare i diritti esclusivi con l’interesse generale. La sua applicazione richiede però rigore, equilibrio e trasparenza, affinché non venga percepita come un’ingerenza ingiustificata, ma come una misura di giustizia e razionalità economica.

Nel mondo della proprietà industriale, la registrazione di un marchio rappresenta solo il primo passo per la sua tutela. Un elemento fondamentale, spesso sottovalutato, è il requisito dell’uso, ovvero l’obbligo di utilizzare effettivamente il marchio per mantenere in vita i diritti acquisiti con la sua registrazione. Questo principio ha lo scopo di evitare che marchi “dormienti” ostacolino la concorrenza e blocchino l’accesso al mercato per nuovi operatori.

Cosa si intende per “uso” del marchio?

L’uso del marchio deve essere reale, effettivo e conforme alla funzione essenziale del marchio: distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre. Non è sufficiente un uso simbolico o occasionale: il marchio deve essere utilizzato nel commercio, in relazione ai prodotti o servizi per cui è stato registrato, e in modo tale da garantire il mantenimento della sua funzione distintiva.

In linea generale, la normativa italiana ed europea prevede che l’uso del marchio debba iniziare entro cinque anni dalla data di registrazione. Se il marchio non viene utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni, può essere soggetto a decadenza per non uso. Questo vale sia per i marchi italiani che per quelli dell’Unione Europea.

Le eccezioni ammesse

L’ordinamento consente alcune eccezioni, ammettendo che il mancato uso non comporti la decadenza se giustificato da motivi legittimi. Questi motivi devono essere indipendenti dalla volontà del titolare e costituire ostacoli insormontabili all’uso del marchio, come ad esempio divieti normativi, eventi di forza maggiore o difficoltà gravi nella commercializzazione dei prodotti.

Conseguenze della mancata utilizzazione

Il marchio che non viene utilizzato può essere colpito da un’azione di decadenza per non uso, proposta da chiunque vi abbia interesse, ad esempio un concorrente che voglia registrare un segno simile. Se la decadenza viene accertata, il marchio perde la sua validità con effetto retroattivo al momento in cui l’uso è effettivamente cessato.

In sede di opposizione, contenzioso o richiesta di mantenimento, il titolare del marchio deve quindi essere in grado di fornire prove concrete dell’uso, come etichette, imballaggi, fatture, materiale pubblicitario, oppure screenshot di siti web. È consigliabile mantenere un archivio aggiornato di tali documenti, in modo da poter reagire prontamente a eventuali contestazioni.

Il requisito dell’uso è un elemento chiave per la strategia di gestione e tutela del marchio. Una registrazione senza un uso effettivo rischia di trasformarsi in un diritto vulnerabile e contestabile. Le imprese devono quindi assicurarsi non solo di proteggere il proprio marchio al momento della registrazione, ma anche di mantenerlo vivo e attivo nel mercato, affinché continui a produrre valore e a garantire il vantaggio competitivo per cui è stato ideato.

Nel mondo contemporaneo, la tutela giuridica delle invenzioni è uno strumento chiave per promuovere l’innovazione e garantire la competitività economica. Ma l’idea di riconoscere all’inventore un diritto esclusivo su una creazione tecnica non è affatto recente. Al contrario, ha radici profonde nella storia europea, e in particolare nella Repubblica di Venezia, dove nel 1474 venne emanato quello che è unanimemente riconosciuto come il primo statuto in materia di brevetti della storia moderna.

Questo documento, noto come Statuto dei brevetti del 1474, rappresenta una vera e propria pietra miliare non solo per il diritto veneziano, ma per l’intero sviluppo del concetto di proprietà industriale.

Il contesto storico: Venezia e la centralità dell’innovazione

Nel XV secolo, Venezia era una delle principali potenze economiche del Mediterraneo. La sua forza derivava da una combinazione di fattori: controllo dei traffici marittimi, abilità diplomatica, apertura culturale e – elemento spesso sottovalutato – vocazione tecnologica.

La Serenissima era all’epoca un centro di produzione e scambio altamente sofisticato: vi si sviluppavano nuove tecniche di stampa, strumenti ottici, meccanismi per orologi, sistemi per il sollevamento delle merci nei porti, macchine tessili e molto altro. Questa vivacità tecnica e manifatturiera attirava non solo mercanti, ma anche inventori, ingegneri e artigiani specializzati.

Di fronte alla crescente concorrenza di altre città e stati, le autorità veneziane compresero che la protezione dell’ingegno era uno strumento fondamentale per trattenere e attrarre talento. Lo Statuto del 1474 nasce proprio in questo contesto, con l’obiettivo di garantire all’inventore una ricompensa concreta per il suo apporto tecnico, e allo stesso tempo di tutelare gli interessi collettivi della Repubblica.

Il testo dello Statuto: anticipazioni del diritto brevettuale

La legge – promulgata il 19 marzo 1474 dal Maggior Consiglio – recita in una parte essenziale:

“Qualunque persona nella nostra città farà una nuova e ingegnosa invenzione, mai prima d’ora realizzata nel nostro dominio, una volta che ne avrà dato notizia agli Ufficiali competenti, godrà del diritto esclusivo di realizzarla e farla realizzare per dieci anni, e nessun altro potrà costruirla senza il suo consenso”.

Pur nella semplicità della formulazione, questo breve testo racchiude concetti giuridici avanzatissimi, che oggi troviamo cristallizzati nei principali ordinamenti brevettuali:

1. Novità dell’invenzione

L’invenzione deve essere nuova nel territorio della Repubblica. Questo implica che il diritto nasce solo se la soluzione tecnica non è già conosciuta: un principio che oggi definiremmo di novità assoluta o relativa.

2. Attività inventiva

La norma parla di “congegno ingegnoso”, lasciando intendere che non basti una mera scoperta, ma occorra un’attività creativa. Non viene ancora concettualizzato in termini moderni, ma si intravede la nozione di “altezza inventiva”.

3. Deposito e pubblicità

L’inventore deve notificare la sua creazione alle autorità (i Provveditori di Comune), un embrione dell’attuale procedura di deposito di domanda di brevetto, con finalità sia certificativa che pubblicistica.

4. Monopolio temporaneo

All’inventore è riconosciuto un diritto esclusivo della durata di dieci anni, durante i quali nessun altro può utilizzare o imitare l’invenzione senza il suo consenso. È l’embrione del moderno concetto di monopolio legale a tempo determinato, in cambio della divulgazione.

Finalità pubbliche e bilanciamento di interessi

Lo Statuto veneziano non protegge l’inventore per mero spirito corporativo o privatistico. Al contrario, il diritto all’esclusiva è bilanciato da un interesse pubblico: l’invenzione deve essere notificata e quindi, almeno in parte, condivisa con la collettività.

In questo senso, si coglie la duplice funzione della tutela brevettuale che sopravvive ancora oggi:

• da un lato, incentivare l’innovazione tramite la concessione di un diritto di sfruttamento esclusivo;
• dall’altro, stimolare il progresso tecnico attraverso la divulgazione della conoscenza tecnica contenuta nella domanda.

L’equilibrio tra diritto individuale e utilità sociale è uno degli elementi più moderni dello Statuto e costituisce ancora oggi il fondamento delle discipline brevettuali nazionali e sovranazionali.

L’influenza sul pensiero giuridico europeo

Dopo Venezia, molte altre realtà europee iniziarono ad adottare provvedimenti simili. In Inghilterra, ad esempio, la concessione di “privative letters” per invenzioni tecniche divenne pratica regolare già nel XVI secolo, fino ad arrivare al Statute of Monopolies del 1624, che codificò per la prima volta un diritto brevettuale vero e proprio nel mondo anglosassone.

In Francia, la protezione delle invenzioni venne formalizzata nel 1791 durante la Rivoluzione, con il riconoscimento esplicito del brevetto come “proprietà dell’inventore”.

Lo Statuto veneziano fu dunque una fonte di ispirazione giuridica e pratica, e rappresenta un anello di congiunzione tra il diritto medievale delle corporazioni e il diritto moderno della proprietà industriale.

Uno strumento ancora attuale

Nel XXI secolo, la tutela dei brevetti è regolata da complessi sistemi normativi nazionali e sovranazionali, come il Codice della Proprietà Industriale italiano, la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) e l’Accordo TRIPS dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Eppure, i principi che animano queste normative trovano un precedente diretto nello Statuto del 1474: riconoscere il merito dell’inventore, garantire un diritto esclusivo temporaneo, promuovere la circolazione delle idee e lo sviluppo tecnologico.

In un’epoca in cui i brevetti rappresentano asset fondamentali delle imprese innovative, strumenti di strategia industriale, leva per attrarre investimenti e oggetto di contenziosi globali, riscoprire l’esperienza veneziana significa ricordare che il diritto all’innovazione ha radici antiche, e che la protezione del sapere è un elemento essenziale per il progresso economico e civile.

Nel mondo globalizzato di oggi, registrare un marchio a livello internazionale è spesso una necessità per le aziende che desiderano tutelare la propria identità nei mercati esteri. Ma attenzione: la Registrazione Internazionale del Marchio non è un “marchio internazionale” in senso stretto. È un fascio di domande nazionali gestite attraverso un’unica procedura centralizzata, sotto l’egida del sistema dell’Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid.

La Registrazione Internazionale parte da un marchio già depositato o registrato presso un ufficio nazionale o regionale: è il cosiddetto marchio di base. Senza questo elemento, non si può procedere. L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO) gestisce la procedura, ma non concede alcun diritto uniforme globale. Ogni Paese designato valuterà la domanda secondo le proprie leggi, i propri criteri e — se previsto — anche attraverso un esame di novità rispetto ai marchi preesistenti nel proprio registro nazionale.

Ogni Paese ha le sue regole (e non tutti fanno parte del sistema)

Non tutti gli Stati aderiscono al sistema di Madrid. Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Giappone, Corea, Cina, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Brasile sono – ad esempio – membri, ma altri mercati rilevanti come Argentina, Sudafrica, Hong Kong, Taiwan o paesi del Golfo sono ancora esclusi. Inoltre, anche tra i Paesi aderenti, il comportamento delle autorità può essere molto diverso: alcuni svolgono un esame formale, altri inviano rapporti d’esame con richieste di modifica o rilievi formali e altri ancora valutano in sede d’esame l’eventuale conflitto con marchi anteriori.

I benefici: risparmio, efficienza e gestione unificata

La Registrazione Internazionale consente, in un’unica procedura, di designare più Paesi contemporaneamente, con un risparmio notevole in termini di tempi, costi e pratiche. Qualsiasi modifica (ad esempio un cambio di titolarità o di indirizzo) potrà poi essere gestita centralmente, senza dover intervenire singolarmente su ogni Paese designato evitando così non solo il ricorso a procedura nazionali, ma spesso anche a scomode e costose legalizzazioni dei documenti.

Ma attenzione: senza assistenza, il rischio è altissimo

Molti pensano che basti un clic o una semplice pratica per ottenere un marchio internazionale. Nulla di più falso. Uno degli aspetti più critici e poco conosciuti è il periodo di dipendenza iniziale: per i primi 5 anni, il marchio internazionale è strettamente legato al marchio di base. Se quest’ultimo decade, viene annullato o rifiutato (anche solo parzialmente), l’intera registrazione internazionale decade con effetto retroattivo. Senza appello.

Un ulteriore pericolo è rappresentato dalle scadenze nazionali: Paesi come Stati Uniti, Messico, Filippine richiedono, entro determinati termini, la presentazione di dichiarazioni di uso effettivo del marchio o documenti specifici per prorogarne la validità. Queste scadenze non vengono comunicate in automatico e — se ignorate — portano alla decadenza del marchio, anche se ufficialmente risulta ancora registrato presso l’OMPI.

Conclusione: un marchio internazionale non si improvvisa

Registrare un marchio a livello internazionale senza il supporto di un consulente esperto significa esporsi a rischi gravissimi: dalla perdita per scadenze non rispettate, alla nullità per mancanza di requisiti locali, alla totale inefficacia nei Paesi dove la domanda viene respinta o mai convertita in registrazione effettiva.

Uno degli elementi centrali del sistema del marchio dell’Unione Europea (marchio UE) è il suo carattere unitario, previsto all’articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2017/1001. Questo principio stabilisce che il marchio UE produce effetti uniformi in tutti gli Stati membri: è registrato, ceduto, annullato o dichiarato decaduto in blocco, e può essere vietato solo per l’intero territorio dell’Unione.

Questo approccio centralizzato costituisce uno dei principali punti di forza del sistema europeo, in quanto consente ai titolari di ottenere una protezione ampia e uniforme con una sola procedura. Tuttavia, il carattere unitario comporta anche conseguenze importanti sotto il profilo della registrabilità del marchio, sia per quanto riguarda i motivi relativi (conflitto con diritti anteriori) sia per quelli assoluti (descrittività, contrarietà all’ordine pubblico, ecc.).

1. Impatto sui motivi relativi: anteriorità locali con effetti europei

Un primo effetto del carattere unitario è che un diritto anteriore valido in un solo Stato membro può costituire causa di rigetto di un’intera domanda di marchio UE.
È quindi sufficiente, ad esempio, che un marchio tedesco, spagnolo o finlandese sia considerato simile a quello oggetto della nuova domanda, per impedire la registrazione su scala unionale, anche se tale diritto non ha rilievo negli altri 26 Stati membri.

Questo impone una particolare attenzione nella fase di ricerca: la protezione locale può produrre effetti pan-europei, trasformando un’opposizione fondata su un diritto nazionale in un ostacolo insormontabile per l’intera domanda UE.

2. Motivi assoluti di rifiuto: l’effetto della lingua, della legge e del costume locale

Ancora più delicato è il riflesso del carattere unitario sui motivi assoluti di rifiuto, ovvero quei requisiti che devono essere rispettati affinché un segno possa essere validamente registrato come marchio. Anche qui, un solo Stato può bloccare l’intera domanda.

Descrittività in una sola lingua: il caso “KORTI”

Un esempio concreto riguarda la domanda di marchio KORTI per articoli di abbigliamento. Sebbene il termine possa apparire privo di significato per la maggior parte del pubblico europeo, in danese “korti” è il plurale di “kort”, ossia “corto”. L’EUIPO ha ritenuto che, poiché il termine descrive direttamente una caratteristica degli indumenti rivendicati (es. gonne, pantaloni o camicie corte), il marchio fosse descrittivo ai sensi del Regolamento UE.

Il fatto che tale significato fosse percepito solo dal pubblico danese è stato considerato sufficiente per rigettare l’intera domanda, a dimostrazione di quanto anche lingue minoritarie possano assumere rilevanza nel contesto unitario.

Volgarità in una lingua dell’Unione: il caso “KONA”

Ancora più drastico è il rigetto del marchio KONA, che – secondo l’Ufficio – pur con una grafia leggermente diversa, è un omofono della parola portoghese “cona”, termine ritenuto volgare, degradante e offensivo. L’EUIPO ha rigettato la domanda sulla base di una asserita contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume, affermando:

“Irrespective of its slightly different spelling, ‘KONA’ is a homophone for the manifestly vulgar, degrading and offensive Portuguese term ‘cona’. Accordingly, the sign will be perceived by the population who understands Portuguese in the EU, as shocking and obscene.”

Anche in questo caso, il marchio è stato rigettato integralmente per un effetto limitato a una sola lingua, parlata in Portogallo.

Illiceità e simboli vietati: droga e politica

Il carattere unitario incide anche quando un marchio fa riferimento a prodotti o simboli considerati illegali in una parte dell’Unione.

Un esempio tipico riguarda i marchi che alludono all’uso ricreativo della cannabis. In alcuni Paesi, tale uso è legalizzato o tollerato, mentre in altri è considerato illecito e incompatibile con l’ordine pubblico. Un marchio che promuova esplicitamente sostanze stupefacenti può dunque essere rigettato in base a motivi assoluti, anche se legale in altri territori.

Un’altra categoria riguarda l’uso di simboli politici, ad esempio la falce e martello. Sebbene tale simbolo non sia vietato in molti Stati membri, in Ungheria ne è vietata l’esposizione pubblica in base alla legislazione nazionale. Di conseguenza, l’EUIPO potrebbe rigettare un marchio UE contenente tale elemento grafico, ritenendolo contrario all’ordine pubblico ungherese, con effetto per tutta l’Unione.

L’unità che esclude

Il principio del carattere unitario del marchio UE garantisce una protezione centralizzata, coerente ed efficace per l’intero territorio dell’Unione. Ma questa unitarietà comporta anche un livello di rigore e attenzione superiore nella valutazione della registrabilità.

Un ostacolo linguistico, culturale o legale presente in un solo Stato membro è sufficiente per pregiudicare l’intera registrazione. Per evitare sorprese, è essenziale effettuare verifiche approfondite sulle implicazioni semantiche, legali e culturali del segno proposto, eventualmente optando per un sistema misto che affianchi marchi nazionali o internazionali designanti singoli Paesi UE.

L’unità del sistema, se mal gestita, può infatti diventare un punto di vulnerabilità anziché di forza. Pianificare con consapevolezza significa tutelare davvero il valore di un marchio su scala europea.

La storia dei brevetti affonda le sue radici nel cuore del Rinascimento, un’epoca di fervente creatività e scoperta. Il primo documento che può essere considerato, a tutti gli effetti, un brevetto moderno fu concesso nel 1421 dalla Repubblica di Venezia a Filippo Brunelleschi, celebre architetto e ingegnere fiorentino. Questa concessione non solo riconosceva ufficialmente l’ingegno dell’inventore, ma apriva la strada a un sistema normativo destinato a trasformare profondamente il rapporto tra invenzione e società.

L’invenzione del Brunelleschi

Il brevetto concesso a Brunelleschi riguardava una “barca con gru”, una sorta di natante con sistema di sollevamento meccanico progettato per il trasporto di marmi lungo l’Arno, da Pisa a Firenze. Questo mezzo innovativo, descritto come una “macchina atta a trasportare merci su acque”, mirava a facilitare la movimentazione dei pesanti materiali da costruzione necessari per la realizzazione della cupola del Duomo di Firenze, altro celebre capolavoro dell’architetto.

La tutela: contenuto e durata

Il Senato veneziano concesse a Brunelleschi un privilegio esclusivo della durata di tre anni: durante questo periodo, nessun altro poteva costruire, utilizzare o copiare l’invenzione senza il suo consenso. In caso contrario, le autorità avrebbero confiscato il natante e applicato sanzioni. Questo tipo di protezione – basato su un privilegio temporaneo – segnava una novità giuridica di rilievo: per la prima volta, l’innovazione tecnica veniva tutelata attraverso un diritto soggettivo esclusivo, riconosciuto dallo Stato.

Un precedente giuridico e culturale

Il brevetto a Brunelleschi non fu solo un atto politico o commerciale, ma un riconoscimento formale del valore della creatività tecnica. Fino ad allora, le conoscenze e le invenzioni venivano spesso custodite come segreti di bottega o tramandate oralmente. L’atto veneziano, invece, formalizzava un patto tra inventore e collettività: in cambio della divulgazione dell’invenzione, l’inventore riceveva un’esclusiva temporanea. Questo principio è ancora oggi alla base del moderno sistema brevettuale.

L’importanza del primo brevetto

L’importanza del primo brevetto risiede nella sua funzione sistemica: ha inaugurato un meccanismo di incentivo giuridico all’innovazione. Offrendo una tutela ufficiale, lo Stato favoriva la diffusione della conoscenza tecnica e stimolava il progresso economico e industriale. Il privilegio concesso a Brunelleschi può quindi essere visto come il prototipo delle leggi sui brevetti, che nei secoli successivi si sarebbero evolute fino agli attuali sistemi nazionali e sovranazionali di tutela della proprietà industriale.

In conclusione, il primo brevetto non fu solo un atto amministrativo, ma l’alba di una nuova epoca in cui l’ingegno umano poteva essere riconosciuto, protetto e valorizzato come risorsa strategica. Un’intuizione che, sebbene nata nel contesto delle repubbliche mercantili italiane del Quattrocento, conserva ancora oggi una straordinaria attualità.

Nell’attuale ecosistema competitivo, il marchio rappresenta una delle principali leve strategiche per differenziare un prodotto o un servizio offerti da una azienda rispetto alla concorrenza. Quando il segno distintivo in questione è complesso, una corretta strategia di deposito assume un ruolo centrale nella tutela del brand.

Cosa si intende per marchio complesso

Un marchio complesso è un segno che integra più componenti – tipicamente una parola (o parole) ed una rappresentazione grafica – che operano congiuntamente al fine di identificare l’origine commerciale di un prodotto o servizio.

Nel contesto operativo, accade frequentemente che l’impresa opti per la registrazione della sola versione “mista” (cioè, l’insieme grafico + verbale) del segno distintivo ideato, ritenendola sufficiente a garantire la protezione dell’intero brand.

Questo approccio, tuttavia, presenta alcuni rischi significativi; la registrazione di un marchio complesso solo nella sua versione mista conferisce, infatti, diritti sull’intera combinazione (parola + rappresentazione/elemento grafico) così come appare nel deposito, e non sui singoli elementi isolati.

Conseguentemente, se l’azienda iniziasse a sfruttare separatamente, ad esempio, l’elemento grafico – come, favicon, icona app o elemento di packaging – rispetto al marchio complesso registrato, questo non garantirebbe all’azienda stessa di poter vantare dei diritti di esclusiva sull’elemento singolo. Perciò, se un concorrente dovesse utilizzare il medesimo segno grafico, o un segno simile, l’azienda titolare del marchio complesso non sarebbe legittimata a far valere la tutela derivante dalla registrazione del suo marchio. L’azienda, infatti, non deterrebbe, nel caso specifico, diritti esclusivi sull’uso dell’elemento grafico isolato.

 Inoltre, è importante ricordare che il titolare del marchio complesso, nel caso in cui scegliesse di utilizzare solo un elemento del marchio registrato senza, tuttavia, averlo protetto con una registrazione separata, rischierebbe, dopo cinque anni di non utilizzo del marchio effettivamente registrato, la decadenza del titolo stesso.

L’uso di un singolo elemento di un marchio complesso non corrisponde, infatti, all’uso effettivo necessario per evitare la decadenza del marchio complesso per il quale si detengono i diritti.

Le buone prassi nella strategia di tutela

Per ottenere una protezione completa ed efficace, nel caso di un marchio complesso, è consigliabile un approccio “modulare” alla registrazione, ossia:

• registrazione del marchio denominativo → protegge l’elemento verbale, ossia la parola (o combinazione di parole) indipendentemente dalla forma grafica o tipografica; può essere utile contro riproduzioni fonetiche o ortografiche simili.
• registrazione del marchio figurativo (elemento grafico) → garantisce la tutela dell’elemento visivo (logotipo, pittogramma, icona); è un elemento cruciale in settori come moda, design, cosmetica e app mobile, che molto spesso sfruttano l’elemento grafico scorrelato dalla parola.
• Registrazione del marchio misto → offre protezione per la composizione complessiva, riflettendo la modalità prevalente d’uso sul mercato.

Questa strategia diversificata consente, all’azienda titolare, di

• poter utilizzare i singoli elementi parziali godendo della tutela data dalle varie registrazioni e senza incorrere in rischi;
• esercitare azioni legali basate su specifici elementi registrati del marchio complesso, nei confronti di terze parti;
• dimostrare più agevolmente l’uso effettivo dei segni, che di fatto annullano il rischio di decadenza dei marchi stessi.

È, infine, importante ricordare che una protezione efficace del marchio, in generale, non si esaurisce al deposito della domanda di registrazione o, nel caso di marchio complesso, delle domande di registrazione. Fondamentale risulta essere altresì, per il titolare, attivare un servizio di sorveglianza marchi per rilevare tentativi di imitazione e, soprattutto, rinnovare separatamente ogni tipologia di marchio registrato entro i termini stabiliti, in maniera tale da evitare decadenze parziali.

La protezione del marchio complesso richiede una visione strategica che vada oltre la mera registrazione dell’insieme grafico-verbale. Investire nella registrazione separata dell’elemento grafico consente di consolidare il valore del brand, ridurre i rischi legali e garantire maggiore flessibilità nell’evoluzione della comunicazione visiva.

In un contesto in cui la brand identity passa sempre più per canali digitali e visivi, non considerare l’elemento grafico come parte integrante dell’asset immateriale significa rinunciare a una quota significativa del valore competitivo generato dal marchio.

Nel campo della proprietà industriale, la Bolar Clause rappresenta una deroga fondamentale al diritto esclusivo conferito dal brevetto, soprattutto in ambito farmaceutico. La sua funzione è quella di bilanciare il diritto del titolare del brevetto a godere in via esclusiva dell’invenzione per un periodo determinato, con l’interesse pubblico a garantire l’accesso tempestivo a farmaci equivalenti (i cosiddetti generici) non appena scada la protezione brevettuale.

Cosa prevede la Bolar Clause

La Bolar Clause prende il nome da una causa statunitense del 1984 (Roche Products Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.), che ha acceso il dibattito sulla possibilità per un’azienda farmaceutica di iniziare a sperimentare un farmaco generico prima della scadenza del brevetto del prodotto di riferimento. In Europa, la clausola è stata recepita con l’art. 10, comma 6, della Direttiva 2001/83/CE, e successivamente trasposta nell’ordinamento italiano dall’art. 68, comma 1, lettera b) del Codice della Proprietà Industriale (CPI).

La norma stabilisce che non costituisce violazione del brevetto l’utilizzo dell’invenzione brevettata da parte di terzi ai fini dell’espletamento delle prove e degli studi necessari per l’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali, anche generici. In sostanza, consente alle aziende concorrenti di avviare in anticipo le attività preparatorie (test clinici, sviluppo industriale, produzione di campioni) per immettere tempestivamente sul mercato il generico alla scadenza del brevetto, evitando ritardi ingiustificati nella disponibilità terapeutica e nella concorrenza.

Il bilanciamento degli interessi: innovazione e salute pubblica

Il cuore della Bolar Clause risiede in un equilibrio giuridico ed economico complesso, che mette in relazione due interessi contrapposti ma entrambi legittimi e meritevoli di tutela: l’interesse privato del titolare del brevetto e l’interesse pubblico alla tutela della salute e alla libera concorrenza nel mercato dei farmaci.

Da un lato, il brevetto tutela l’innovazione, concedendo al titolare un’esclusiva temporanea sull’invenzione in cambio della sua divulgazione. Questo meccanismo è essenziale per incentivare gli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, spesso caratterizzati da tempi lunghi, elevato rischio di insuccesso e costi elevati.

Dall’altro lato, tuttavia, la tutela brevettuale non può tradursi in una forma di rendita perpetua che ritardi l’ingresso dei generici anche oltre la scadenza del brevetto. Se le aziende concorrenti fossero costrette ad attendere la fine della protezione brevettuale per iniziare a predisporre i dossier autorizzativi, l’effetto concreto sarebbe un prolungamento di fatto del monopolio legale, a discapito dei sistemi sanitari pubblici e dell’accesso tempestivo ai farmaci a costo ridotto.

È qui che interviene la Bolar Clause: essa non limita il diritto esclusivo, ma ne regola la transizione, consentendo attività preparatorie strettamente funzionali all’ingresso del prodotto generico sul mercato. La sua funzione è quindi di riequilibrio, garantendo che il diritto di esclusiva non sfoci in un ostacolo alla libera concorrenza e alla sostenibilità del sistema sanitario, soprattutto in contesti in cui l’accesso al farmaco può incidere su diritti fondamentali come quello alla salute.

Questo equilibrio si riflette anche nella giurisprudenza, che ha progressivamente interpretato la clausola in chiave teleologica, privilegiando una lettura funzionale alla finalità sottesa: evitare ritardi postumi nell’immissione dei generici, senza pregiudicare la sostanza della tutela brevettuale.

La sentenza n. 18372/2024

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18372 del 5 luglio 2024, ha offerto un importante chiarimento interpretativo. In particolare, ha stabilito che rientrano nell’ambito di applicazione della Bolar Clause non solo le attività sperimentali strettamente cliniche, ma anche quelle tecnico-produttive, come la produzione su scala pilota e la predisposizione del dossier regolatorio per l’AIFA o per l’EMA.

La Corte ha ribadito che tali attività sono strumentali e necessarie per l’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio, e quindi coerenti con la finalità legittimata dall’art. 68 CPI. Un’interpretazione restrittiva della clausola, che escludesse queste fasi dalla deroga, avrebbe l’effetto di estendere indebitamente la protezione brevettuale al di là della sua naturale scadenza, in contrasto con i principi comunitari.

La Bolar Clause si conferma quindi come uno strumento essenziale di equilibrio normativo tra tutela della proprietà industriale e diritto alla salute. La sentenza n. 18372/2024 rappresenta un tassello giurisprudenziale importante, nella misura in cui chiarisce l’estensione delle attività legittimate dalla clausola, valorizzando un’interpretazione funzionale e aderente agli interessi pubblici sottesi alla normativa.

In un settore ad alta intensità innovativa e con forti implicazioni sociali come quello farmaceutico, è fondamentale che il diritto dei brevetti non si trasformi in una barriera all’accesso, ma resti uno strumento dinamico di promozione dell’innovazione e della diffusione del progresso scientifico, in un contesto di equilibrio tra incentivi privati e bisogni collettivi.