12 Mar 2024 - Articoli riservati

Depositare un marchio a colori o in bianco e nero: come scegliere?

C’era una volta – tanto tempo fa – la previsione secondo la quale un deposito in bianco e nero fosse sufficiente a tutelare il marchio per qualsiasi variazione di colore.

L’aumento del numero dei marchi nel tempo e una migliore capacità del consumatore di individuare le differenze tra i marchi, hanno sgretolato questa convinzione, spingendo peraltro l’Ufficio marchi UE a redigere un documento al fine di armonizzare questa valutazione in tutti gli Uffici marchi degli Stati membri

La scelta non è certo semplice né univoca.

Bisogna, innanzitutto, tenere presente due aspetti che sono fondamentali per il marchio registrato:

1. La possibilità di contestare marchi successivi identici / simili che rivendicano prodotti / servizi uguali o affini
2. La necessità di sottostare al requisito dell’uso effettivo (dopo cinque anni dalla registrazione, un marchio per poter essere validamente opponibile a terzi deve formare oggetto di uso effettivo per i prodotti / servizi oggetto della registrazione e tale uso non deve essere interrotto per periodi di cinque anni consecutivi, a pena di decadenza – appunto – per non uso)

1. IL RAPPORTO CON MARCHI ANTERIORI / POSTERIORI PER QUANTO RIGUARDA LE VIOLAZIONI

Poiché la registrazione del marchio conferisce al proprio titolare la facoltà di vietare a terzi l’uso di marchi identici o simili per prodotti / servizi uguali o affini, diventa quindi importante valutare se l’uso di un marchio in bianco e nero possa essere considerato identico o, in alternativa, simile a marchi successivi (che certamente dovranno rivendicare prodotti / servizi uguali o affini).

Nel quadro della rete europea dei marchi, disegni e modelli, l’EUIPO e un certo numero di uffici dei marchi nell’Unione europea (tra i quali anche quello italiano) hanno concordato una prassi comune per quanto riguarda la portata dell’identità dei marchi anteriori in bianco e nero o in scala di grigi con le versioni a colori dello stesso segno. Secondo tale prassi adottata per convergenza, le differenze tra un marchio anteriore in bianco e nero o in scala di grigi e una versione a colori dello stesso segno saranno normalmente notate dal consumatore medio, con la conseguenza che i marchi non sono considerati identici. Solo in circostanze eccezionali i segni saranno considerati identici, vale a dire quando le differenze dei colori o del contrasto di tonalità sono così insignificanti che un consumatore ragionevolmente attento le percepirà solo esaminando i marchi affiancati. In altre parole, per constatare l’identità le differenze di colore dei segni di cui trattasi devono essere difficilmente percettibili dal consumatore medio.

Con riferimento alle considerazioni di cui sopra, la questione se un marchio registrato in bianco e nero o in scala di grigi si debba considerare come comprensivo di tutti i colori è stata esaminata dal Tribunale nel caso (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199) che coinvolgeva il marchio  e il marchio  in cui il Tribunale di primo grado dell’Unione Europea ha stabilito che il fatto «che il titolare di un marchio possa usarlo con un colore o un abbinamento di colori e ottenere, eventualmente, la protezione ai sensi dei pertinenti testi applicabili, … non può tuttavia significare … che la registrazione di un marchio che non designa alcun colore in particolare copra tutte le combinazioni di colori comprese nella raffigurazione grafica» (punto 39).

Avendo quindi verificato che un deposito in bianco e nero non è considerato identico ad un marchio successivo depositato a colori (e che quindi la portata di un marchio in bianco e nero non si estende a tutti i colori), è quindi necessario valutare se possa essere considerata – in presenza di identità o somiglianza di prodotti / servizi – una somiglianza tale da ingenerare un rischio di confusione (e quindi una violazione del segno).

In particolare, l’Ufficio marchi dell’Unione Europea haconsiderato simili i marchi con le seguenti motivazioni:

“Entrambi i marchi sono puramente figurativi e privi di sfondo o riquadro. Entrambi consistono nella rappresentazione di quattro foglie aventi identica forma e dimensione e disposte a coppia su due piani in forma speculare. In entrambi i marchi, i piccioli delle foglie convergono tra di loro in modo da formare al centro dei segni una figura romboidale stilizzata. Le principali differenze tra i segni consistono nel fatto che le quattro foglie del marchio anteriore sono rappresentate in rosso, grigio, blu e verde, mentre le quattro foglie presenti nel MUE sono raffigurate in bianco e nero dando risalto alla loro nervatura.

Tuttavia, tenuto conto che il marchio contestato replica la medesima struttura del segno anteriore appare corretta l’affermazione della richiedente secondo cui tali differenze non sono in grado di contrastare le somiglianze tra i segni. Alla luce di quanto sopra, le due rappresentazioni sono, sul piano visivo, simili in un grado elevato.

Innanzitutto, si deve ricordare che la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio e a paragonarla con un altro segno. Occorre invece operare il raffronto esaminando i marchi di cui trattasi considerati ciascuno nel suo insieme, il che non esclude che l’impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È soltanto nel caso in cui tutte le altre componenti del marchio siano trascurabili che si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 e 42). Ciò potrebbe verificarsi segnatamente qualora tale componente possa, da sola, dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, cosicché tutte le altre componenti del marchio risultano trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (20/09/2007, C 193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43).

Tuttavia, tale circostanza non ricorre nel presente caso, in quanto il MUE contestato non contiene elementi visivamente dominanti. Come sopra menzionato, i marchi in conflitto non presentano elementi che possano definirsi maggiormente distintivi o dominanti, poiché entrambi costituiti da quattro elementi puramente figurativi di uguale forma e dimensione. L’impatto visivo dei marchi è caratterizzato solo in misura ridotta da elementi grafici quali i colori del marchio anteriore e i dettagli delle nervature delle foglie nel segno contestato e l’attenzione del consumatore verrà attirata dalla peculiare struttura nella quale le quattro foglie sono in essi riprodotte. Ne deriva che sul piano concettuale le figure sono, praticamente, identiche. Entrambe corrispondono all’immagine di quattro foglie con la medesima forma e dimensione e disposte nella medesima configurazione speculare. Tale identità concettuale verrà maggiormente percepita dai consumatori che riconosceranno il tipo di foglie rappresentate (i.e. di vite) nei segni.

Viceversa, sono stati considerati diversi i marchi  con le seguenti motivazioni

Esaminando i marchi contrapposti dal lato visivo, si notano somiglianze e differenze: I marchi sono entrambi stilizzati, sono entrambi contenuti in un’etichetta e presentano una foglia attaccata al peduncolo. D’altro lato, il marchio anteriore è in bianco e nero mentre il marchio contestato è a colori; in particolare, l’interno della mela è tratteggiato di rosso, i contorni sono bianchi e lo sfondo è blu. Il tratto portante della mela nel marchio anteriore è decisamente più spesso di come appaia nel marchio contestato. La mela nel marchio anteriore è priva della parte posteriore mentre nel marchio contestato essa termina con un segmento che, probabilmente, rappresenta il piano orizzontale. La forma della mela nel marchio anteriore appare più arrotondata di quella nel marchio contestato. Infine, nel marchio anteriore la mela è racchiusa in un’etichetta ovale mentre nel marchio contestato l’etichetta è quadrangolare.

In conclusione, appare dunque che le somiglianze tra le figure in esame si riferiscono alle caratteristiche più generiche e proprie alla figura di una mela in astratto. Le differenze appaiono invece relative a particolari più specifici e, dunque, maggiormente individualizzanti, considerata la debolezza intrinseca all’idea di una mela rispetto ai prodotti di cui sopra. Di conseguenza, se ne conclude che i marchi sono visualmente distinti.

Come si nota, dagli esempi sopra riportati, non è possibile affermare a priori e indistintamente che un deposito in bianco e nero possa essere usato per contestare validamente marchi successivi che siano usati in colori differenti: poiché infatti la somiglianza deve essere valutata in relazione alla comparazione dei segni nel loro complesso, con particolare riferimento agli elementi distintivi e dominanti di questi (non saranno considerati simili marchi che condividono elementi descrittivi o scarsamente dominanti ma differiscono negli elementi distintivi e dominanti) questo è ancor più vero quando – in un marchio esclusivamente figurativo – il colore risulta essere uno degli elementi dominanti e distintivi del segno.  

• IL REQUISITO DELL’USO

La normativa dell’Unione europea (e anche quella italiana) sui marchi d’impresa pone a carico del titolare di un marchio registrato un «obbligo» di utilizzare effettivamente tale marchio. Entro cinque anni dalla registrazione il marchio deve avere formato oggetto da parte del titolare di un uso. Tuttavia, il titolare dispone di un «periodo di tolleranza» di cinque anni successivamente alla registrazione, durante i quali non può essere obbligato a dimostrare l’uso del marchio per poterlo invocare (anche in procedimenti di opposizione dinanzi all’Ufficio). Durante il periodo di tolleranza, la semplice registrazione formale conferisce al marchio piena tutela. Una volta trascorso detto periodo, il titolare può essere tenuto a dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore.

È quindi necessario verificare se l’uso in diversi colori di un marchio depositato in bianco e nero possa essere considerato uso effettivo ai fini della validità del segno.

Per quanto riguarda specificamente le alterazioni di colore, la questione principale da affrontare è se il marchio utilizzato altera il carattere distintivo del marchio registrato, vale a dire se l’uso del marchio a colori, pur essendo registrato in bianco e nero o in scala di grigi (e viceversa) costituisce un’alterazione della forma registrata.

Secondo le linee guida fornite dall’Ufficio marchi UE, una modifica limitata al colore non altera il carattere distintivo del marchio purché:

• gli elementi denominativi/figurativi coincidano e siano i principali elementi distintivi;

• sia rispettato il contrasto di tonalità;

• il colore o la combinazione di colori non abbiano carattere distintivo in sé;

• il colore non sia uno dei principali elementi che contribuiscono al carattere distintivo complessivo del segno.

Il punto focale è quindi stabilire se il colore nel marchio sia – o meno – elemento distintivo del segno: tale verifica va svolta caso per caso, in base ad una attenta analisi.