26 Giu 2025 - Approfondimenti
Registrazione Internazionale del Marchio: una protezione globale… con molte trappole nascoste
Nel mondo globalizzato di oggi, registrare un marchio a livello internazionale è spesso una necessità per le aziende che desiderano tutelare la propria identità nei mercati esteri. Ma attenzione: la Registrazione Internazionale del Marchio non è un “marchio internazionale” in senso stretto. È un fascio di domande nazionali gestite attraverso un’unica procedura centralizzata, sotto l’egida del sistema dell’Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid.
La Registrazione Internazionale parte da un marchio già depositato o registrato presso un ufficio nazionale o regionale: è il cosiddetto marchio di base. Senza questo elemento, non si può procedere. L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO) gestisce la procedura, ma non concede alcun diritto uniforme globale. Ogni Paese designato valuterà la domanda secondo le proprie leggi, i propri criteri e — se previsto — anche attraverso un esame di novità rispetto ai marchi preesistenti nel proprio registro nazionale.
Ogni Paese ha le sue regole (e non tutti fanno parte del sistema)
Non tutti gli Stati aderiscono al sistema di Madrid. Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Giappone, Corea, Cina, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Brasile sono – ad esempio – membri, ma altri mercati rilevanti come Argentina, Sudafrica, Hong Kong, Taiwan o paesi del Golfo sono ancora esclusi. Inoltre, anche tra i Paesi aderenti, il comportamento delle autorità può essere molto diverso: alcuni svolgono un esame formale, altri inviano rapporti d’esame con richieste di modifica o rilievi formali e altri ancora valutano in sede d’esame l’eventuale conflitto con marchi anteriori.
I benefici: risparmio, efficienza e gestione unificata
La Registrazione Internazionale consente, in un’unica procedura, di designare più Paesi contemporaneamente, con un risparmio notevole in termini di tempi, costi e pratiche. Qualsiasi modifica (ad esempio un cambio di titolarità o di indirizzo) potrà poi essere gestita centralmente, senza dover intervenire singolarmente su ogni Paese designato evitando così non solo il ricorso a procedura nazionali, ma spesso anche a scomode e costose legalizzazioni dei documenti.
Ma attenzione: senza assistenza, il rischio è altissimo
Molti pensano che basti un clic o una semplice pratica per ottenere un marchio internazionale. Nulla di più falso. Uno degli aspetti più critici e poco conosciuti è il periodo di dipendenza iniziale: per i primi 5 anni, il marchio internazionale è strettamente legato al marchio di base. Se quest’ultimo decade, viene annullato o rifiutato (anche solo parzialmente), l’intera registrazione internazionale decade con effetto retroattivo. Senza appello.
Un ulteriore pericolo è rappresentato dalle scadenze nazionali: Paesi come Stati Uniti, Messico, Filippine richiedono, entro determinati termini, la presentazione di dichiarazioni di uso effettivo del marchio o documenti specifici per prorogarne la validità. Queste scadenze non vengono comunicate in automatico e — se ignorate — portano alla decadenza del marchio, anche se ufficialmente risulta ancora registrato presso l’OMPI.
Conclusione: un marchio internazionale non si improvvisa
Registrare un marchio a livello internazionale senza il supporto di un consulente esperto significa esporsi a rischi gravissimi: dalla perdita per scadenze non rispettate, alla nullità per mancanza di requisiti locali, alla totale inefficacia nei Paesi dove la domanda viene respinta o mai convertita in registrazione effettiva.