12 Giu 2025 - Approfondimenti

Strategie di deposito per marchi complessi

Nell’attuale ecosistema competitivo, il marchio rappresenta una delle principali leve strategiche per differenziare un prodotto o un servizio offerti da una azienda rispetto alla concorrenza. Quando il segno distintivo in questione è complesso, una corretta strategia di deposito assume un ruolo centrale nella tutela del brand.

Cosa si intende per marchio complesso

Un marchio complesso è un segno che integra più componenti – tipicamente una parola (o parole) ed una rappresentazione grafica – che operano congiuntamente al fine di identificare l’origine commerciale di un prodotto o servizio.

Nel contesto operativo, accade frequentemente che l’impresa opti per la registrazione della sola versione “mista” (cioè, l’insieme grafico + verbale) del segno distintivo ideato, ritenendola sufficiente a garantire la protezione dell’intero brand.

Questo approccio, tuttavia, presenta alcuni rischi significativi; la registrazione di un marchio complesso solo nella sua versione mista conferisce, infatti, diritti sull’intera combinazione (parola + rappresentazione/elemento grafico) così come appare nel deposito, e non sui singoli elementi isolati.

Conseguentemente, se l’azienda iniziasse a sfruttare separatamente, ad esempio, l’elemento grafico – come, favicon, icona app o elemento di packaging – rispetto al marchio complesso registrato, questo non garantirebbe all’azienda stessa di poter vantare dei diritti di esclusiva sull’elemento singolo. Perciò, se un concorrente dovesse utilizzare il medesimo segno grafico, o un segno simile, l’azienda titolare del marchio complesso non sarebbe legittimata a far valere la tutela derivante dalla registrazione del suo marchio. L’azienda, infatti, non deterrebbe, nel caso specifico, diritti esclusivi sull’uso dell’elemento grafico isolato.

 Inoltre, è importante ricordare che il titolare del marchio complesso, nel caso in cui scegliesse di utilizzare solo un elemento del marchio registrato senza, tuttavia, averlo protetto con una registrazione separata, rischierebbe, dopo cinque anni di non utilizzo del marchio effettivamente registrato, la decadenza del titolo stesso.

L’uso di un singolo elemento di un marchio complesso non corrisponde, infatti, all’uso effettivo necessario per evitare la decadenza del marchio complesso per il quale si detengono i diritti.

Le buone prassi nella strategia di tutela

Per ottenere una protezione completa ed efficace, nel caso di un marchio complesso, è consigliabile un approccio “modulare” alla registrazione, ossia:

• registrazione del marchio denominativo → protegge l’elemento verbale, ossia la parola (o combinazione di parole) indipendentemente dalla forma grafica o tipografica; può essere utile contro riproduzioni fonetiche o ortografiche simili.
• registrazione del marchio figurativo (elemento grafico) → garantisce la tutela dell’elemento visivo (logotipo, pittogramma, icona); è un elemento cruciale in settori come moda, design, cosmetica e app mobile, che molto spesso sfruttano l’elemento grafico scorrelato dalla parola.
• Registrazione del marchio misto → offre protezione per la composizione complessiva, riflettendo la modalità prevalente d’uso sul mercato.

Questa strategia diversificata consente, all’azienda titolare, di

• poter utilizzare i singoli elementi parziali godendo della tutela data dalle varie registrazioni e senza incorrere in rischi;
• esercitare azioni legali basate su specifici elementi registrati del marchio complesso, nei confronti di terze parti;
• dimostrare più agevolmente l’uso effettivo dei segni, che di fatto annullano il rischio di decadenza dei marchi stessi.

È, infine, importante ricordare che una protezione efficace del marchio, in generale, non si esaurisce al deposito della domanda di registrazione o, nel caso di marchio complesso, delle domande di registrazione. Fondamentale risulta essere altresì, per il titolare, attivare un servizio di sorveglianza marchi per rilevare tentativi di imitazione e, soprattutto, rinnovare separatamente ogni tipologia di marchio registrato entro i termini stabiliti, in maniera tale da evitare decadenze parziali.

La protezione del marchio complesso richiede una visione strategica che vada oltre la mera registrazione dell’insieme grafico-verbale. Investire nella registrazione separata dell’elemento grafico consente di consolidare il valore del brand, ridurre i rischi legali e garantire maggiore flessibilità nell’evoluzione della comunicazione visiva.

In un contesto in cui la brand identity passa sempre più per canali digitali e visivi, non considerare l’elemento grafico come parte integrante dell’asset immateriale significa rinunciare a una quota significativa del valore competitivo generato dal marchio.