8 Apr 2025 - Approfondimenti

Il periodo di grazia nel sistema brevettuale degli Stati Uniti: cos’è e come funziona

Il sistema brevettuale degli Stati Uniti si distingue da quello di molte altre giurisdizioni per l’introduzione del cosiddetto “periodo di grazia” (grace period), un elemento fondamentale per chi desidera proteggere un’invenzione pur avendone già divulgato alcuni aspetti. Questo meccanismo offre un’opportunità importante agli inventori, consentendo loro di depositare una domanda di brevetto anche dopo aver reso pubblica la loro invenzione, a determinate condizioni.

Cos’è il periodo di grazia?

Il periodo di grazia negli Stati Uniti è un lasso di tempo di 12 mesi che permette a un inventore di depositare una domanda di brevetto dopo una divulgazione pubblica della sua invenzione senza che tale divulgazione costituisca uno stato dell’arte invalidante. Questo concetto è disciplinato dal Leahy-Smith America Invents Act (AIA) del 2011, che ha modificato il sistema brevettuale statunitense passando dal principio del “first-to-invent” al “first-inventor-to-file”.

L’articolo 35 U.S.C. § 102(b)(1) del Patent Act stabilisce che la divulgazione fatta dall’inventore o da un terzo che abbia ottenuto informazioni direttamente dall’inventore non può essere usata per rifiutare la concessione del brevetto, purché il deposito avvenga entro un anno dalla data della prima pubblicazione o divulgazione.

Come funziona?

Il periodo di grazia opera come un’eccezione alla regola generale secondo cui una divulgazione pubblica antecedente al deposito del brevetto rende l’invenzione non brevettabile per mancanza di novità. Nel dettaglio:

• Se l’inventore pubblica, presenta o espone la sua invenzione (ad esempio, in una conferenza o in un articolo scientifico), ha 12 mesi di tempo per presentare una domanda di brevetto senza perdere il diritto alla protezione.
• Anche se una terza parte divulga l’invenzione basandosi su informazioni ricevute dall’inventore, il periodo di grazia si applica ugualmente.
• Tuttavia, se una terza parte indipendente divulga la stessa invenzione senza alcun legame con l’inventore prima del deposito della domanda, tale divulgazione potrebbe compromettere la brevettabilità.

A cosa serve il periodo di grazia?

Il periodo di grazia è uno strumento particolarmente utile per:

1. Proteggere gli inventori accademici: Spesso i ricercatori pubblicano risultati prima di pensare alla brevettazione. Il periodo di grazia consente di evitare la perdita di diritti brevettuali a causa di queste divulgazioni.
2. Consentire valutazioni di mercato: Le aziende possono testare la reazione del mercato prima di investire nelle costose procedure di brevettazione.
3. Evitare errori fatali: Se un inventore divulga accidentalmente la sua invenzione senza aver depositato una domanda di brevetto, può ancora rimediare presentando una richiesta entro il periodo di grazia.

Considerazioni strategiche

Nonostante il vantaggio offerto dal periodo di grazia, affidarsi esclusivamente a questa eccezione può essere rischioso. In particolare:

• Il periodo di grazia non è riconosciuto a livello internazionale: In molte giurisdizioni, inclusa l’Europa, qualsiasi divulgazione pubblica prima del deposito della domanda di brevetto distrugge la novità.
• Possibili contestazioni: Dimostrare che una divulgazione rientra nel periodo di grazia potrebbe diventare complicato in sede contenziosa.
• Priorità dei concorrenti: Il sistema “first-inventor-to-file” significa che un altro inventore potrebbe depositare prima del titolare della divulgazione, rendendo difficile ottenere un brevetto.

In conclusione, il periodo di grazia negli Stati Uniti rappresenta un’importante salvaguardia per gli inventori, ma il suo utilizzo deve essere valutato con attenzione. Per una protezione globale e strategica, è sempre consigliabile adottare una strategia di brevettazione preventiva, evitando divulgazioni premature quando possibile.