15 Apr 2025 - Approfondimenti

Licenze nella proprietà industriale: esclusiva, non esclusiva e obbligatoria

Nel panorama della proprietà industriale, la licenza rappresenta lo strumento attraverso cui il titolare di un diritto esclusivo — come un brevetto, un marchio, un disegno o un modello — può autorizzare uno o più soggetti a utilizzare tale diritto, mantenendone la titolarità. Il contratto di licenza è quindi un elemento chiave nella strategia di sfruttamento e valorizzazione economica dei titoli di proprietà industriale.

Le licenze si distinguono principalmente in esclusive, non esclusive e obbligatorie, ciascuna con impatti diversi sul controllo, sulla redditività e sulla protezione del diritto concesso.

Licenza esclusiva

La licenza esclusiva attribuisce al licenziatario il diritto di utilizzo in via esclusiva, escludendo non solo terzi, ma anche lo stesso licenziante. È una forma contrattuale particolarmente indicata nei casi in cui il licenziatario intenda effettuare investimenti significativi nello sviluppo, nella promozione o nella produzione legata al titolo concesso.

Vantaggi per il licenziatario:

• Monopolio sull’utilizzo del bene nei limiti concordati.
• Maggiore stabilità contrattuale e tutela degli investimenti effettuati.

Svantaggi per il licenziante:

• Riduzione del controllo sull’oggetto della licenza.
• Dipendenza da un singolo partner per lo sfruttamento del diritto.

In presenza di una licenza esclusiva, il licenziatario può essere legittimato ad agire autonomamente in giudizio per tutelare il titolo in caso di contraffazione, salvo diversa previsione contrattuale.

Licenza non esclusiva

La licenza non esclusiva consente al licenziante di attribuire lo stesso diritto a più soggetti e di continuare egli stesso a sfruttare il proprio titolo. Questa formula favorisce la diffusione capillare del prodotto o servizio associato al diritto industriale, rendendola ideale per strategie commerciali orientate alla penetrazione su più fronti territoriali o merceologici.

Vantaggi per il licenziante:

• Libertà di stipulare più contratti.
• Possibilità di aumentare i ricavi derivanti dalla concessione del diritto.

Svantaggi per il licenziatario:

• Presenza di concorrenza anche interna alla rete dei licenziatari.
• Minore garanzia di esclusività e protezione del mercato.

Il contratto può prevedere comunque meccanismi di coordinamento o limitazioni territoriali tra licenziatari diversi per evitare conflitti o cannibalizzazione del mercato.

Licenza obbligatoria

La licenza obbligatoria è uno strumento di matrice pubblicistica, previsto dagli artt. 70 ss. del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005), che consente a un terzo di ottenere l’autorizzazione all’uso di un brevetto senza il consenso del titolare, qualora quest’ultimo non lo sfrutti adeguatamente, lo sfrutti in modo antieconomico o abusi della posizione di monopolio.

Questo meccanismo è particolarmente rilevante in ambito farmaceutico, agroalimentare e, più in generale, nei settori legati alla salute pubblica o alla sicurezza nazionale.

Vantaggi per il mercato e la collettività:

• Promozione dell’accesso all’innovazione.
• Correzione di comportamenti anticoncorrenziali o ostruzionistici.

Svantaggi per il titolare del brevetto:

• Perdita dell’esclusiva decisionale sul proprio diritto.
• Corrispettivo spesso inferiore rispetto a quello di mercato.

La concessione di licenza obbligatoria è subordinata a requisiti rigorosi e, in ogni caso, comporta il pagamento di un equo compenso determinato dall’autorità amministrativa o giudiziaria, tenendo conto dell’entità e del valore dello sfruttamento.

Il corrispettivo della licenza: come si determina?

Elemento essenziale del contratto di licenza è il corrispettivo, che rappresenta il compenso che il licenziatario è tenuto a versare per l’uso del diritto industriale. Non esistendo vincoli normativi rigidi, le parti godono di ampia libertà contrattuale nella determinazione dell’importo e delle modalità di pagamento.

Le formule più comuni sono:

• Royalty fissa (flat fee): somma prestabilita, versata una tantum o periodicamente, indipendentemente dallo sfruttamento effettivo del diritto.
• Royalty variabile (percentuale): calcolata in percentuale sul fatturato, sul numero di unità vendute o sul margine di profitto derivante dall’uso del diritto.
• Pagamento iniziale + royalty (upfront + running royalties): combinazione di una somma iniziale e di pagamenti successivi legati allo sfruttamento commerciale.
• Corrispettivo in natura o sotto forma di servizi: in alcuni casi il licenziatario può offrire servizi, know-how o partecipazioni societarie in cambio dell’uso del diritto.

Nella prassi contrattuale, si inseriscono spesso clausole di royalty minima garantita o di revisione del corrispettivo al verificarsi di determinati eventi (es. crescita della domanda, mutamenti normativi, ampliamento territoriale).

La determinazione del corrispettivo richiede un’attenta analisi economica e giuridica: devono essere considerati il valore commerciale del titolo, il grado di maturità del mercato, l’esclusività o meno della licenza, la durata del contratto e le condizioni di utilizzo.

La struttura della licenza — esclusiva, non esclusiva o obbligatoria — e le modalità di determinazione del corrispettivo rappresentano leve strategiche fondamentali nella gestione della proprietà industriale. Per il titolare, scegliere il tipo di licenza più adatto consente di massimizzare il valore del proprio asset mantenendo un equilibrio tra controllo, diffusione e redditività. Per il licenziatario, la negoziazione di clausole chiare e sostenibili è cruciale per garantire la sicurezza dell’investimento e l’effettiva possibilità di operare sul mercato.

In ogni caso, si raccomanda una attenta redazione contrattuale, preferibilmente assistita da esperti in diritto industriale, per prevenire contenziosi e valorizzare appieno le potenzialità del titolo oggetto della licenza.