18 Mar 2025 - Approfondimenti

Il caso Mares e l’importanza degli accordi sulla contitolarità dei brevetti

La recente sentenza n. 4131 della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale della contitolarità brevettuale, stabilendo che lo sfruttamento di un’invenzione brevettata da parte di uno solo dei contitolari è precluso senza il consenso degli altri. Il caso ha coinvolto due aziende operanti nel settore della pesca sportiva, la Mares S.p.A. e la 4Ocean Design, che condividevano la titolarità di un brevetto relativo a un fucile da pesca subacquea di innovativa concezione.

Il contenzioso tra Mares S.p.A. e 4Ocean Design

La controversia nasce a seguito della risoluzione di un accordo che regolava i rapporti tra le due aziende in merito all’utilizzazione del brevetto. Dopo la cessazione dell’accordo, la Mares S.p.A. ha continuato a sfruttare unilateralmente l’invenzione, sostenendo che, in quanto contitolare, aveva il diritto di esercitare i corrispondenti diritti brevettuali senza restrizioni. La Corte d’Appello ha confermato questa posizione, ritenendo che l’azienda fosse legittimata all’uso del brevetto senza il consenso dell’altra parte, in quanto non esistevano convenzioni contrarie.

Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato questa decisione, accogliendo il ricorso di 4Ocean Design. La Suprema Corte ha affermato che l’art. 6, comma 1, del Codice della Proprietà Industriale (CPI) richiama le norme sulla comunione dei diritti reali e, pertanto, in assenza di un accordo specifico tra i contitolari, il principio generale applicabile è quello dell’art. 1102 del Codice Civile. Tale norma stabilisce che l’uso della cosa comune da parte di un singolo partecipante non deve alterarne la destinazione né pregiudicare gli altri comproprietari.

Il principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione

La Cassazione ha quindi stabilito il seguente principio di diritto: in caso di contitolarità di un brevetto, l’uso esclusivo da parte di un solo contitolare è precluso se non vi è il consenso degli altri, poiché ciò comporterebbe una modifica della destinazione economica del brevetto e una compressione del diritto di esclusiva degli altri titolari. La decisione sottolinea che lo sfruttamento individuale della privativa potrebbe ridurne il valore, compromettendo le aspettative economiche degli altri contitolari.

L’importanza degli accordi di contitolarità

La sentenza mette in luce un aspetto critico nella gestione della proprietà intellettuale condivisa: la necessità di regolamentare in modo chiaro i diritti e gli obblighi dei contitolari attraverso accordi specifici. La mancanza di un accordo che disciplini lo sfruttamento del brevetto può portare a contenziosi e incertezze, limitando l’effettiva valorizzazione dell’invenzione.

Un accordo di contitolarità ben strutturato dovrebbe disciplinare:

• Le modalità di sfruttamento economico del brevetto (produzione, licenza, cessione);
• La ripartizione dei proventi derivanti dall’uso dell’invenzione;
• Le condizioni per l’eventuale uscita di un contitolare dalla comunione brevettuale;
• Le conseguenze della risoluzione dell’accordo e i diritti dei contitolari in tale eventualità.

Il caso Mares dimostra come, in assenza di accordi chiari, la contitolarità di un brevetto possa generare conflitti e limitare l’effettiva protezione e sfruttamento dell’invenzione. La sentenza della Cassazione rappresenta un monito per le imprese e i professionisti del settore, evidenziando l’importanza di definire fin dall’inizio le regole di gestione della proprietà intellettuale condivisa. La stipula di accordi ad hoc consente di evitare incertezze e garantire una tutela efficace degli interessi di tutti i contitolari.

Gli accordi di contitolarità non solo chiariscono le modalità di sfruttamento del brevetto, ma evitano situazioni di stallo in cui le parti si trovano impossibilitate a esercitare i loro diritti in modo efficace. Inoltre, tali accordi possono prevedere la suddivisione delle spese relative alla manutenzione e difesa del brevetto, stabilendo chi debba sostenere i costi di rinnovo, protezione legale e azioni contro eventuali contraffattori.

Un altro aspetto cruciale è la gestione delle licenze: un accordo di contitolarità può stabilire in che modo i diritti di sfruttamento possano essere concessi a terzi, evitando il rischio che un contitolare agisca unilateralmente, concedendo licenze senza il consenso degli altri. Inoltre, gli accordi possono prevedere clausole per la risoluzione delle controversie, riducendo il rischio di lunghi e costosi contenziosi.

Infine, una regolamentazione chiara e dettagliata della contitolarità può incentivare la collaborazione tra le parti, favorendo un uso più strategico e redditizio dell’invenzione brevettata. La definizione di ruoli, responsabilità e vantaggi economici permette di massimizzare il valore del brevetto, evitando conflitti che potrebbero compromettere il successo commerciale dell’invenzione.