25 Set 2025 - Approfondimenti

Bianco, nero e colore: l’armonizzazione europea della protezione dei marchi

Poco meno di dodici anni fa, gli uffici dei marchi dell’Unione europea segnarono una tappa fondamentale nel percorso di convergenza delle prassi in materia di proprietà intellettuale. In quell’occasione fu, infatti, introdotto un approccio condiviso che aveva l’obiettivo di superare le divergenze tra le diverse autorità nazionali riguardo alla tutela dei marchi registrati in bianco e nero e in scala di grigi.

Da lì in poi, si è cercato di dettagliare sempre più la questione del colore, in particolare in relazione a eventuali conflitti con marchi anteriori e in relazione all’uso effettivo di un marchio.

Il contesto

Prima di allora, alcuni uffici ritenevano che un marchio registrato in bianco e nero fosse automaticamente protetto in tutti i colori possibili (“bianco e nero copre tutto”), mentre altri applicavano un criterio più restrittivo (“ciò che vedi è ciò che ottieni”), limitando la protezione al segno così come depositato. Questa mancanza di uniformità generava incertezza giuridica soprattutto in materia di priorità, opposizioni e uso effettivo.

Le modifiche apportate nel corso del tempo hanno contribuito a definire diverse linee guida, in particolare in relazione a diritto di priorità, conflitto con marchi anteriori e uso effettivo.

Il diritto di priorità

Il diritto di priorità consente a chi ha depositato un marchio in un Paese di rivendicare lo stesso deposito in un altro Paese entro sei mesi. Il problema, però, era stabilire se un marchio depositato in bianco e nero potesse essere considerato “identico” alla sua versione a colori.

Nel contesto della priorità, è stato stabilito che

• un marchio in bianco e nero non è identico allo stesso marchio a colori, a meno che le differenze di colore siano talmente minime da risultare impercettibili a un consumatore medio;
• lo stesso criterio vale per i marchi in scala di grigi, rispetto sia al bianco e nero che ai colori.

In sostanza, per rivendicare la priorità, occorre una coincidenza quasi totale tra le due versioni: anche piccole variazioni cromatiche possono bastare a negare l’identità, salvo che siano irrilevanti.

Diverso, invece, il discorso per uso effettivo e conflitto con marchi anteriori, dove il colore può essere flessibile, se non determinante per il carattere distintivo.

Conflitto con marchi anteriori

Nel caso di conflitto con marchi anteriori, la prospettiva cambia: quello che si valuta è il rischio di confusione tra segni.

• Se il marchio anteriore è registrato in bianco e nero, in linea generale la protezione si estende a qualsiasi colore.
• Tuttavia, se il colore del marchio è determinante per il suo carattere distintivo, allora la differenza di colore può ridurre il rischio di confusione.

Esempio: un marchio anteriore in bianco e nero potrebbe essere considerato identico a un marchio successivo a colori, a meno che il colore del marchio nuovo sia essenziale per distinguerlo.

Uso effettivo: quando il colore conta e non conta

Quando un marchio registrato include un colore specifico, l’uso dello stesso marchio in un colore diverso può comunque essere considerato uso effettivo, salvo che il colore registrato sia determinante per il carattere distintivo complessivo del marchio.

Esempio: un marchio registrato in rosso per abbigliamento, dove tuttavia il colore non contribuisce in maniera determinante al carattere distintivo del marchio stesso, può anche essere usato in colorazione differente nella pratica quotidiana, ed essere questa prova valevole ai fini della dimostrazione di utilizzo effettivo del marchio.

Nel caso, invece, di marchi in cui il colore è determinante per il carattere distintivo complessivo del marchio, l’uso del marchio in un colore differente non rappresenta uso effettivo, a meno che la differenza di colore consista di una tonalità davvero molto simile a quella del colore specificato in sede di registrazione.

Conclusione

L’evoluzione della prassi europea sulla protezione dei marchi in bianco e nero e l’approccio al colore ha rappresentato un importante passo verso maggiore chiarezza e uniformità.

La distinzione tra priorità, conflitti con marchi anteriori e uso effettivo consente, oggi, di bilanciare due esigenze fondamentali: certezza giuridica, richiedendo identità quasi totale per la priorità, e flessibilità, consentendo variazioni di colore quando non incidono sul carattere distintivo del marchio.

Questa armonizzazione non solo facilita la tutela dei marchi a livello comunitario, ma offre anche strumenti pratici agli operatori economici per gestire depositi, opposizioni e dimostrazione di uso effettivo, riducendo l’incertezza e rafforzando la protezione della proprietà intellettuale in tutta Europa.